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• María De LosAndes Valenzuela

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SOLICITUD Nº 1250855 PUBLICACION D.O.: 09.06.2017 MARCA "IURISPERITI" (MIXTA) CLASE 45 EN LO PRINCIPAL: CONTESTA DEMANDA; PRIMER OTROSÍ: SE TENGA PRESENTE; SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTO.SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INAPI MARÍA DE LOS ANDES VALENZUELA CORALES, abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, en autos sobre solicitud N° 1250855, inscripción de marca comercial "IURISPERITI", mixta, Clase 45, a USTED respetuosamente digo: Que por este acto, vengo en contestar oposición a solicitud de inscripción de la Marca Comercial previamente singularizada, deducida con fecha 7 de septiembre de 2017, por don Mauricio Duque González, en representación de IURIS S.A. o IURIS ABOGADOS S.A., en atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer: Punteo de argumentos 1.- El rango de acción de las marcas es completamente diverso. Como bien destaca la contraria, su giro es mucho más amplio que el de nuestra marca, nuestra marca solo abarca la clase 45, por lo que malamente podríamos significar algún tipo de competencia para su marca, de lo cual se desprende la posibilidad de una convivencia perfectamente pacífica en el mercado de ambas marcas. A mayor abundamiento, refrenda lo anteriormente dicho, el hecho de que nuestro estudio de abogados, es una oficina de región, cuyo público objetivo a nivel de usuarios, son los habitante de la región del Maule. Se trata de una marca pequeña, sin pretensiones monopólicas de expansión comercial, por lo que en ningún caso podríamos significar algún tipo de competencia en el mercado con la mencionada Iuris S.A. o Iuris Abogados S.A. sociedad anónima de notoriedad en el mercado nacional, como ellos señalan en su libelo, y cuyo giro comercial es evidente mucho más amplio que el de la marca que se pretende inscribir. Así pues, es de sentido común, que malamente una marca de región, cuyo titular pretende ser una persona natural, a cargo de una pequeña oficina de abogados, pueda representar algún tipo de competencia, o generar confusión respecto a la

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procedencia de los servicios prestados por sus sociedades anónimas, como argumenta la contraria. Ellos mismos señalan textual en su demanda que se trata de una sociedad anónima regida por la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, creada “para representar a personas naturales y jurídicas, nacionales e internacionales”. Mercado evidentemente más amplio que aquel al cual se dirige nuestra marca, que en caso alguno pretende abarcar un mercado a nivel nacional, ni mucho menos internacional, pues mi estudio jurídico, se trata de un pequeño emprendimiento de abogados jóvenes, que pretenden abarcar un mercado a nivel regional. 2.- Que se trate de la materialización de un signo cuya fonética es idéntica, es un argumento absurdo, toda vez que como bien ha argumentado la contraria, el concepto “Iurisperiti” es una alocución latina, que no admite separación para la interpretación de su cabal sentido. Así pues, IURIS por sí solo, significa DERECHO. Por lo que en un sentido literal, las sociedades anónimas, titulares de las marcas en cuestión, llevan por nombre transliterado “Derecho S.A.” y “Derecho Abogados S.A.”, expresiones completamente distintas al concepto “Iurisperiti”, el cuál como ya se ha señalado, no admite separación alguna, pues el sentido más preciso de la expresión es perito o experto en derecho, y “abogado”, en última instancia. 3.- En un mismo sentido, que se trate de la materialización de un signo cuya gráfica sea idéntica, tampoco es preciso. De ambos signos, lo único que podría parecerse es el color azul, no obstante, su tipografía es diferente y el color azul tampoco se aplica del mismo modo, ya que su signo lleva letras de color azul, mientras que las letras de nuestra marca son de color gris, sobre un fondo azul, y cuentan además con una imagen de la justicia. 4.- Que nuestra marca NO puede estar “conformada” por la marca IURIS, porque Iurisperti, como ya se ha dicho previamente, no es una palabra que pueda separarse. Su sentido natural y obvio, emana de una expresión latina que no admite separación para ser comprendida. La palabra la expresión latina es “Iurisperiti”, no Iuris-periti, como pretende argumentar falazmente la contraria, tergiversando el sentido original de la expresión. Así pues, malamente, Iurisperiti puede ser una expresión que contenta de modo separado, la marca “Iuris”. Por otro lado, que nuestra marca pretenda a inducir a error o engaño, supondría el dirigirnos a un mercado común, cuestión que ha quedado absolutamente zanjada al explicar en el apartado N° 1, cuál es nuestro mercado

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objetivo, completamente diverso, a aquel que se dirige la marca Iuris S.A o Iuris Abogados S.A. Por lo que no se contraviene el Artículo 20, Letra f)… 5.- Por otro lado, la contravención al artículo 20, Letra e), de la Ley de Propiedad Industrial, es un completo absurdo, y general un contrasentido respecto a la propia marca de la contraria pues si “IURISPERITI”, “es una expresión latina genérica, indicativa, descriptiva y de uso común respecto de quienes prestan servicios JURIDICOS y LEGALES”, como la contraria argumenta, no es menos cierto que la expresión “IURIS” es exactamente lo mismo; lo que no ha impedido de modo alguno que la contraria pueda registrarla como marca. Así pues, si la contraria ha podido registrar la marca “IURIS”, esto es “derecho” en español, no se evidencia inconveniente o contravención alguna en la inscripción de la marca “IURISPERITI”, que significa, abogado, en español. Al respecto, cabe citar textual el artificioso argumento de la contraria, que al respecto señala: “Ciertamente, el carácter genérico, indicativo, descriptivo y de uso común del signo pedido “IURISPERITI” o “IURIS PERITI” (…) restan al mismo toda novedad y caracterización distintiva, requisito primordial que toda marca comercial debe cumplir para gozar de protección legal. Resulta obvio que el signo cuyo registro se solicita no aporta en su construcción gramatical ningún elemento que le conceda distinción o lo haga novedoso, sino lisa y llanamente es la expresión misma completamente indicativa y de uso común en la clase de servicio solicitada, no siendo digna de protección como marca comercial”. Así las cosas, de dicho argumento, sería forzoso concluir que la inscripción de la marca “IURIS”, significó a la postre, la inscripción también de un signo de carácter genérico, indicativo y descriptivo, carente de toda novedad y caracterización distintiva, y que a mayor abundamiento, tampoco ha aportado a su construcción gramatical ningún elemento que le conceda distinción o que sea novedoso, pues IURIS también es una expresión completamente indicativa y de uso común en la clase de servicios solicitados. Así pues, el argumento de la contraria, nos llevaría a concluir que la expresión IURIS tampoco sería digna de protección como marca comercial. De allí el completo absurdo del argumento expuesto por la contraria. 6.- Que al respecto, la presente solicitud adolece del vicio de no haberse verificado oportunamente por la Conservadora de Marcas la traducción al español de las palabras o expresiones de lenguas extranjeras incorporadas en el signo, al efecto de conocer el sentido real de las palabras que se presentan, conforme al Artículo 9, Letra b) del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial que establece: Página 3 de 11

“Especificación clara de la marca. Las marcas constituidas por expresiones en idioma extranjero conocido, deberán presentarse con la traducción al español”. Pues bien, es del caso señalar que la solicitante de autos, en el campo del formulario correspondiente a TRADUCCION viene en reiterar la expresión “IURISPERITI” omitiendo con ello cumplir con el requisito formal, lo que hace presumir fundadamente que se busca eludir precisamente la evidenciacion de la causal de irregistrabilidad señalada. (ESTE ARGUMENTO NO SE COMO REBATIRLO  ) 7.- La supuesta contravención al artículo 6 bis N° 1 del Convenio de Paris, respecto particularmente a la inscripción de marcas “cuya parte esencial constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”, no es tal pues como ya se ha argumentado, en ningún caso la expresión latina “Iurisperiti” reproduce parte alguna de la marca Iuris, ni mucho menos puede “contener” una parte de la marca registrada, toda vez que Iurisperiti no admite separación como pretende argumentar la contraria, sino que se trata de una expresión con un sentido completo, que en caso alguno se encuentra destinada a crear confusión. (Mañana trataré de buscar algún diccionario de latín en la U para citar, o conversar con algún profe que hable latín xD) 8.- Artículo 10 bis N° 2 del Convenio de Paris “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. Ni siquiera somos “competidores” (no sé cómo expresar acá en palabras lindas que son uns CSM monopolistas, expansionista capitalistas de mierda, que pretenden ponerle la pata arriba a los más chicos, y sofocar cualquier intento de emprendimiento pequeño a nivel regional, que en ningún caso sería algún tipo de competencia para ellos!!! Ò_Ó que impida la sana y pacífica coexistencia en el mercado. ) ***********************************************************************

ALVARO ARRIAGADA ZAVALA, Abogado, por la parte demandada, en juicio sumario, caratulados “Sociedad chilena del derecho de autor con sociedad comercial Canales y Bravo Ltda.”, ROL C-593-2013, a US. respetuosamente digo:

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PRIMER OTROSI: Ruego a US, para mejor resolver la excepción planteada en lo principal, ordenar traer a la vista la causa RIT C-1385-2012 de este mismo Juzgado de Letras en lo civil, sobre demanda de indemnización de perjuicios por uso no autorizado de repertorio, en juicio sumario, caratulada “Sociedad chilena del derecho de autor con Sociedad comercial Canales y Bravo Limitada” SEGUNDO OTROSI: ALVARO ARRIAGADA ZAVALA, Abogado, por la parte demandada, en juicio sumario, caratulados “Sociedad chilena del derecho de autor con sociedad comercial Canales y Bravo Ltda.”, ROL C-593-2013, a US. respetuosamente digo: En subsidio, en el imprevisto que SSa. rechazara la excepción dilatoria plateada en lo principal, dentro del término legal, vengo en contestar la demanda deducida contra mi representado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, respecto de la cual manifiesto nuestro más completo rechazo, solicitando a SS., desestimarla en todas y cada una de sus partes, en atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 1.- Antecedentes preliminares: La demanda impetrada tiene su fundamento en la presunta infracción que se reclama y que se acusa por la contraria en el libelo de su demanda. En aquel libelo, se acusa a mi representado, de difundir públicamente obras artísticas protegidas en Chile, mediante la dictación de la Ley 17.336.Para el caso, la idea de la demandante es la de proteger pecuniariamente la propiedad intelectual ejerciendo primero la actividad de protección que la ley antedicha proporciona a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), como ente fiscalizador del cumplimiento de la normativa aludida. En suma, la labor de la SCD es la de primero recaudar los royalties o derechos de difusión que corresponde percibir a los autores de, este caso, obras musicales, que son difundidas libremente al público, sin la autorización de aquellos. La idea, es promover entre los usuarios permanentes, aquellos que efectivamente utilizan la música como herramienta de sus actividades, como bares, pub, cafés, cantinas, discoteques, etc….. y que usan artistas en vivo o que difunden música envasada para bailar, un plan o una especie de contrato de autorización, cobrado en base a la cantidad de mtrs 2 con que cuente el local, a efecto de poder usar libremente las obras musicales protegidas por la ley de propiedad intelectual. Luego, la SCD se dedica a fiscalizar aquellos establecimientos comerciales que hagan uso de obras musicales y las difundan al público, sin la autorización de su autor, esto, mediante la personería que al efecto otorga a la SCD la ley y los Página 5 de 11

convenios internacionales privados que dicha entidad ha celebrado con sus pares internacionales. La SCD actualmente tiene convenios internacionales a efecto de proteger, además de los autores chilenos, a aquellos extranjeros afiliados a sus respectivas agrupaciones en sus países de origen. 2.- De la infracción como eje rector de la acción impetrada: En el uso de las facultades fiscalizadoras que la Ley 17.336.- otorga a la SCD, está la determinación y denuncia de las infracciones detectadas. Es así como el nexo vinculante en la pretensión que de fondo pretende la SCD conseguir de mi representado no es otra cosa que la infracción cometida por el usuario. De la forma antedicha, para la procedencia de una sentencia condenatoria, se hace imprescindible que sea acreditada la infracción como requisito de la condena. Es así como la acción impetrada, de naturaleza del todo civil, adquiere una extraña mixtura, convirtiéndose a lo menos en lo que la acreditación de la conducta se refiere, a una cuestión con claros ribetes de procedimiento penal. Lo anterior es relevante desde el momento en que la SCD la que instala y pone a la palestra los presupuestos fácticos en los cuales apoya su pretensión, siendo obligación de aquella misma parte la acreditación de dichos presupuestos fácticos, es decir, acreditar la existencia de la infracción que derechamente acusa en su demanda y que es lo que en definitiva dará derecho o no a pedir las multas e indemnizaciones que reclama. Luego, entrando al fondo del asunto, la pieza angular de las pruebas a rendir, dicen relación con la efectividad o no de la infracción cometida por parte de mi representado. Es así como la causa en sí, en su procedimiento, varía la forma usual en la que se tramitan las causas de naturaleza civil. Obviamente la carga probatoria del caso, es entregada a la contraria, quien en términos generales, es la que debe aportar la prueba que determine la pertinencia de los presupuestos fácticos que ha señalado en su demanda como susceptibles de una infracción de parte de mi representado. Lo anterior no es menos relevante, pues la aproximación probatoria que para el caso procediera es del todo insuficiente y ello, en atención a variados fundamentos. Primeramente haré mención a la disposición del artículo 1698 del Código Civil incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o éstas.

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Las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, presunciones, confesión de parte, juramento deferido, e inspección personal del Juez. Luego, se deberá esperar a las pruebas que la contraria deberá necesariamente rendir, como capaces de corroborar o posicionar en un ámbito de plenitud los presupuestos necesarios para solidificar suposición y hacerla perseverar contra cualquier cuestionamiento. En el caso de marras, la carga probatoria fue entregada a la contraria, quien en términos generales, es la que debe aportar la prueba que determine la pertinencia de los presupuestos fácticos que ha señalado en su demanda como susceptibles de una infracción de parte de mi representado. Es así como la causa en sí, requiere como piedra angular de la pretensión de la actora, pruebas que digan relación con la efectividad o no de la infracción cometida por parte de mi representado. 3.- De la necesidad de especificación de los elementos en que se funda la infracción como requisitos de la perseverancia de la demanda impetrada: Definitiva y lamentablemente el libelo de la demanda no es completo; esto, en los términos requeridos para la acreditación de la infracción vinculante con las indemnizaciones pretendidas. Para el caso, entendiendo la existencia de una infracción, se requiere que se señale a ciencia cierta los elementos que componen aquella infracción, es decir, se señale la época específica, las obras difundidas, su autor y además, para la SCD, que cuenta con la personería o representación de dicho autor o de la institución que sus derechos represente. En la demanda impetrada, aquella parte sólo señala una fecha o época tentativa, situación que de por sí ya genera discrepancia con la naturaleza misma de la materia que nos convoca y ello, porque si lo que se señala es una infracción, aquella parte deberá indicar en primer lugar la fecha específica en la que la infracción se cometió, indicar por quien se cometió y de qué manera, es decir no sólo deberá señalar a ciencia cierta la forma en la que se comete la infracción sino que deberá además indicar cuáles fueron las obras protegidas que fueron difundidas a público. Mientras lo anterior no acontezca, no se podrá acreditar la infracción, sin la cual, la demanda de la contraria no podría sólo no perseverar, sino que no podría nacer a la vida del derecho, por no existir ningún antecedente claro del origen de la causa de pedir de la demandante.

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Lo anterior es relevante desde el momento en que la SCD ya no puede efectuar variaciones a su demanda y no existen en el presente procedimiento los trámites de réplica ni dúplica. Luego, la infracción acusada debe, necesariamente tener su origen en una fiscalización previa y por ello, creo, es que se señala una época tentativa de su comisión. Mas no se señala ni se hace referencia específica a los elementos mínimos que se contienen en una fiscalización, como por ejemplo acompañar el acta respectiva, en la cual se deben contener todos los elementos anteriormente aludidos, fechas, obras, autores y personerías, etc. Al no ser aquellos elementos si quiera mencionados en su libelo, es presumible que aquellos simplemente no existen. Lo anterior resulta relevante, pues si aquellos documentos no existieran, la única forma mediante la cual se podría clarificar la infracción in específico, quedaría entregada a la prueba testimonial que eventualmente pudiere generar la contraria, al igual que en otras oportunidades, en la ciudad de Santiago, donde se ubica el domicilio de la SCD, lejos de la parte contraria y lejos del Principio de la Bilateralidad de la Audiencia. Siguiendo esta línea, para hacer pertinente la condena a mi representado, procede para la parte demandante la acreditación pormenorizada de todos los elementos que sustentan sus presupuestos fácticos y argumentales. 4.- De la inexistencia de la infracción a las disposiciones de la Ley 17.336: Como el onus probandi del caso ha quedado entregado a la parte demandante quien es la que debe acreditar la infracción a efecto de perseverar en su pretensión.

Así, es la contraria quien debía acreditar la falta e infracción,

mediante medios aptos para ello. Los hechos negativos no deben ser probados y esta parte niega la infracción. Luego, se deberá esperar a las pruebas que la contraria deberá necesariamente rendir, como capaces de corroborar o posicionar en un ámbito de plenitud los presupuestos necesarios para solidificar su posición y hacerla perseverar contra cualquier cuestionamiento. Aquella parte sólo señala una fecha o época tentativa, situación que de por sí ya genera discrepancia con la naturaleza misma de la materia que nos convoca y ello, porque si lo que se señala es una infracción, aquella parte deberá indicar en primer lugar fecha específica en la que la infracción se cometió, indicar por quien se cometió y de qué manera, es decir no sólo deberá señalar a ciencia cierta la forma en la que se comete la infracción sino que deberá además indicar cuáles fueron las obras protegidas que fueron difundidas a público. Mientras lo anterior Página 8 de 11

no acontezca, no se podrá acreditar la infracción, sin la cual, la demanda de la contraria no podría sólo no perseverar, sino que no podría nacer a la vida del derecho, por no existir ningún antecedente claro del origen de la causa de pedir de la demandante. 5.- De la situación de hecho efectiva, presente en la especie, en relación a la Ley 17.336: Es en virtud de aquel cuerpo legislativo, que se dispone la sanción pecuniaria a cada persona que infrinja las normas y reglamentos que rigen la materia y así, se debe analizar la situación casuísticamente. Mi representado mantiene un local comercial de venta de comida y bebidas al paso en la ruta 5 sur a un costado del cruce de Bobadilla, en la comuna de San Javier, basando gran parte de su ventas en el suministro de alimentación y bebidas a los pasajeros de distintas empresas de buses interprovinciales de largo alcance que dirigen tanto al norte como al sur del país, como también a la tripulación de los mismos buses, previo acuerdos o contratos celebrados con las respectivas empresas de buses. Así mi representado cuenta con varios trabajadores que cumplen funciones de cocina, otros de limpieza y otros de encargados de llevar la comida a los buses, para así evitar que los pasajeros bajen de los buses y hacer más expedita la atención, manteniendo unas pocas mesas al interior del local para las personas que quieran ingresar y consumir en el local. De esta forma queda claro y patente que el giro principal y prácticamente único de la empresa de mi representado no es otro que la fabricación y manipulación de alimentos y bebidas, para ponerlos a la venta de terceros, siendo los alimentos el fundamento de la gran fama de que goza el negocio de mi representado, de esta forma el negocio de mi representado es un local público que NO utiliza obras musicales del repertorio de la mentada SCD para emitirlas al público en general, ya el objeto de del negocio es la venta de productos alimenticios elaborados en el local y no tiene por objeto la difusión de ningún tipo de obras musicales. Mi representado cuenta en el local que un pequeño radiotransmisor que es utilizado para entretener y mantener alegre al grupo de trabajo, quienes deben cumplir largas y tediosas jornadas de trabajo y desarrollan, en ciertos momentos del día, sus labores bajo una fuerte presión, producto que deben cumplir con la entrega de los productos en los horarios determinados, pero al momento de utilizar aquel radiotransmisor se hace solo para efectos de sintonizar alguna radioemisora.

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De más está hacer presente que no resulta posible que se pretenda que la infracción se cometiera en base a emisiones desde equipos de amplificación que reproducen la transmisión que la radioemisoria directamente a los empleados, esto, pues los derechos de emisión de aquellas obras ya han sido pagados por las radioemisoras y por las televisoras respectivamente, por parte de éstas o por las empresas de TV cable, así, si aquello fuere posible, entonces estaríamos en presencia de un doble arancel motivado por el cobro que la SCD pretende por la emisión de obras que ya estaban pagadas en sus derechos y royalties respectivos. En el sentido anterior existe jurisprudencia tendiente a reafirmar el criterio anteriormente aludido por parte de la Corte Suprema, en el sentido: que no es posible cobrar doblemente por la reproducción de una obra musical, primero a la radioemisora o televisora, y luego, y luego al local que es usuario de las respectivas ondas radiales o televisivas; que el peso de la prueba recae sobre la Sociedad Chilena del Derecho de Autor en orden a probar qué obras se emitieron. Agregaría: debe probar la hora y fecha de emisión y que ellos tiene la representación legal o voluntaria de tal autor (ya sea por convenio internacional o nacional), siendo lo anterior de suma importancia, pues la SCD probablemente representa menos del 1% de los creadores de música. Tal vez pueda representar a los más conocidos, pero en cuanto a cantidad, ese porcentaje debe ser muy aproximado al real. De tal forma, que no es posible presumir, en modo alguno, que todo o casi todo lo que se escucha en las radios, la TV o se vende en CDs queda bajo tutela de la SCD y que por lo demás, una mínima transparencia por parte de la SCD debería llevarlos a publicar en su sitio de INTERNET el listado de artistas y obras que representa. Es curioso que oculten tal información y se contenten con señalar los supuestos convenios con otras sociedades, y por último que la SCD podrá en el mejor de los casos, ser sujeto de pago del derecho de autor sólo si el local comercial tiene como elemento principal de su funcionamiento precisamente la música, como un pub o discoteque, lo que no sucede con un café o restaurant. Es así como la actividad que se acusa como infractora, no es tal, pues la conducta de mi representado no se ajusta a los parámetros que la ley 17.366 sanciona. En base a todo lo anteriormente expuesto, el fallo que SS., deberá dictar será absolutorio, pues desde el origen de la causa, la contraria sólo cuenta a su haber con simples presunciones, las que desde el momento en que se acusa la infracción a una norma de carácter prohibitiva, es que la acreditación de dicho hecho debe atenderse en forma similar a aquella requerida para la acreditación de un delito, la cual no resultará posible. Página 10 de 11

Es por lo anterior que la línea defensiva de esta se generará por la vía de desconocer la actividad infractora propiamente tal, pues jamás la actividad de mi representado se expuso la viabilidad del cobro que se pretende por la acción impetrada, pues en parte alguna de su demanda la contraria indica cuáles han sido las obras emitidas, y en base a lo anterior, si efectivamente ostenta la representación de los autores de las mismas. En suma SS., la eficiencia probatoria de la contraria será la que en definitiva le permitirá acreditar o no la efectividad de aquella infracción alegada y si aquella de existir, dará lugar a una sentencia condenatoria. POR TANTO, por lo expuesto y lo dispuesto en el artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, artículo 1698 del Código Civil, y normas pertinentes de la Ley 17.366, RUEGO A SS., en subsidio, tener por contestada la demanda y en atención a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, rechazarlas en todas y cada una de sus partes, con costas.

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