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LEMAS Y NOMBRES COMERCIALES

María de Los Ángeles Sánchez Chinchay Jean Pierre Alonso Valladolid Córdova José Miguel III Gallardo Layza María Rosita Salvador Ogoña

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.”

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Docente: Luis Hernán Cruz Vílchez Ciclo: IX

PIURA, OCTUBRE DE 2020

Índice CAPÍTULO I.................................................................................................................................5 LEMAS COMERCIALES...............................................................................................................5 1.1 CONCEPTO..........................................................................................................................6 1.2 FUNCIONES DE LOS LEMAS COMERCIALES.........................................................................7 1.3 EL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA SOBRE LEMAS COMERCIALES EN EL PERÚ .............................................................................................................................9 CAPÍTULO II..............................................................................................................................12 NOMBRES COMERCIALES........................................................................................................12 2.1

CONCEPTO O NATURALEZA JURÍDICA DE LOS NOMBRES COMERCIALES..........13

CONCLUSIONES........................................................................................................................18 BIBLIOGRAFÍA Y LINKOGRAFÍA..............................................................................................19 ANEXOS.....................................................................................................................................20

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

CAPÍTULO I LEMAS COMERCIALES

1.1 CONCEPTO Se entiende por lema comercial, la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Es bastante difícil que una sola palabra funcione como lema comercial pues usualmente se constituye por una frase bastante corta. En el terreno del marketing, al lema comercial se le conoce como eslogan.[ CITATION Alf09 \l 10250 ] El registro del lema es obligatorio para obtener derechos, pero es difícil lograr el registro de un lema comercial porque la jurisprudencia ha establecido varios requisitos: la frase no puede ser simple ni de uso comú n, tampoco debe carecer de fantasía, no debe dedicarse simplemente alabar el producto o servicio y, no debe ser genérica ni descriptiva. El registro de un lema comercial se concederá por un período de 10 añ os renovables, contados a partir de su concesió n. La “vida” de un lema comercial está absolutamente unida a la vida de su marca, de modo que, si la marca se transfiere, el lema también y, si la marca se cancela, el lema también. La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará . No podrá n registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. Así, de acuerdo al artículo 178 de la Decisió n 486, “un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”. De esta forma, si bien es cierto, los lemas comerciales tendrá n, en principio, una vigencia de diez añ os renovables a solicitud del titular (por aplicació n de las disposiciones generales relativas a marcas) dicha vigencia se encontrará relativizada por su dependencia de la marca asociada.

En ese orden de ideas, la marca X podrá ser registrada en 2005 y el lema comercial asociado a esa marca en el añ o 2010. En principio, esa marca estará vigente hasta el 2015, momento en el que el titular deberá renovarla a fin de impedir la caducidad del derecho de exclusiva (de la misma forma, en principio, el lema comercial tendrá una vigencia hasta el 2020). Sin embargo, si la marca no es renovada y el registro marcario caduca en el 2015, el lema comercial perderá su vigencia también ya que ésta depende de la del signo complementado a pesar que le hubiera correspondido una vigencia mayor. [ CITATION Gus10 \l 10250 ]

Los lemas comerciales, como ocurre con las marcas, está n sujetos al Principio de Inscripció n Registral, esto es, los derechos de exclusiva sobre lemas comerciales nacen a partir del registro correspondiente por parte de la autoridad. De esta forma, la adquisició n del derecho sobre un lema comercial se produce en el marco de un sistema atributivo de derechos. Igualmente, los lemas comerciales está n sujetos al Principio de Territorialidad, esto es, los derechos se extienden ú nicamente dentro del territorio en el cual se ha producido el registro correspondiente. En lo que se refiere al Principio de Especialidad, consideramos que igualmente es aplicable a los lemas comerciales ya que se asocian a una o má s marcas. En ese sentido, los productos o servicios publicitados por el lema comercial será n aquellos distinguidos por la marca o marcas asociadas al referido lema. Al comparar signos dentro de los cuales alguno de ellos sea un lema comercial, se deberá aplicar el aná lisis de confundibilidad que se emplea normalmente, esto es, deberá determinarse si existe identidad o conexió n competitiva entre los productos/servicios referidos por los signos comparados y, luego, determinar si existen similitudes al grado de producir confusió n o un riesgo de confusió n.

1.2 FUNCIONES DE LOS LEMAS COMERCIALES Los lemas comerciales pueden tener diversas funciones (como ocurre con las marcas). Sin embargo, a nuestro juicio, las funciones principales de los lemas comerciales son dos:

a. A funció n distintiva; y, b. La funció n publicitaria o promocional. En ese sentido, un signo que no goce de aptitud distintiva ni de la capacidad publicitaria necesaria para promocionar la marca o marcas asociadas al lema, deberá ser rechazado por la autoridad. Los lemas comerciales se asocian a marcas. Esta exigencia se desprende del texto expreso de la norma comunitaria andina en la cual se destaca que el lema será usado como complemento de una marca. De esta forma, no es posible interpretar que un lema comercial podrá estar asociado a un nombre comercial. En ese orden de ideas, los registros de lemas comerciales que sean (o hayan sido) otorgados con asociació n a un signo que no tenga la naturaleza jurídica de marca, estará n viciados de nulidad por contravenir el concepto de lema comercial recogido por la normativa comunitaria andina y por nuestra normativa complementaria interna (el Decreto Legislativo 1075, artículos 75 y 76). El lema comercial debe tener una capacidad distintiva autó noma independiente de la marca o marcas a las cuales se asocia. En ese orden de ideas, no debe confundirse el cará cter complementario del lema comercial con un cará cter subordinado.

El lema comercial, como ya habíamos

adelantado, es un signo distintivo y como tal requiere contar la aptitud distintiva necesaria para interactuar en el trá fico econó mico. De esta forma, el signo debe estar en capacidad de identificar productos/servicios en el mercado y de diferenciarse de otros signos. De lo expuesto anteriormente se concluye que la capacidad distintiva del signo solicitado como lema comercial no puede depender de la capacidad distintiva de la marca asociada al lema. De ello se sigue que la presencia de la marca asociada en la estructura del signo solicitado como lema comercial no permitirá inferir que, por ese solo hecho, el signo goza de la aptitud distintiva para acceder al registro.

El lema debe gozar de aptitud distintiva por sí mismo sin el apoyo de la capacidad distintiva de la marca asociada, aunque ésta sea parte de la estructura del lema y el aná lisis deba hacerse atendiendo a su impresió n de conjunto. En lo que atañ e a su funció n publicitaria, el lema comercial debe gozar de una estructura singular idó nea para la promoció n de la marca asociada. Así, el signo solicitado como lema comercial debe estar en posibilidad de cumplir un rol publicitario, esto es, de realce de la marca complementada. Esta apreciació n deberá hacerse de forma general sin la necesidad de exigir un valor publicitario actual por parte del signo. Al tratarse de una verificació n de complejidad mayú scula, el examen de este requisito deberá hacerse de la forma má s flexible que sea posible.

1.3 EL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA SOBRE LEMAS COMERCIALES EN EL PERÚ En el Perú se encuentra vigente, desde abril de 1998, un precedente de observancia obligatoria con respecto al tratamiento de los lemas comerciales en nuestro país. Dicho precedente, a nuestro juicio, contiene criterios que vienen siendo aplicados de forma demasiado inflexible limitando las posibilidades reales de acceder al registro de lemas comerciales. En esta secció n, corresponde exponer las consideraciones que la autoridad planteó al resolver dicha controversia. Así, en 1995, la empresa Fá brica de Productos Alimenticios Sibarita S.A., solicitó el registro del lema comercial “SABOR Y COLOR” para publicitar la marca “SIBARITA” y logotipo. Dicha solicitud mereció la oposició n de la empresa Ajino moto del Perú S.A., señ alando que se trataba de una frase indicativa de las características y cualidades de los productos distinguidos por la marca que se pretendía publicitar con el lema solicitado. La autoridad de primera instancia declaró infundada la oposició n señ alando que la naturaleza jurídica del lema es distinta a la de la marca ya que el primero es complemento de la segunda.

Entendió que la frase “SABOR Y COLOR” sí era susceptible publicitar el producto distinguido sin referirse a éste necesariamente. Sin perjuicio de ello, denegó el signo solicitado por considerarlo confundible con el lema comercial “SASITA EL SAZONADOR QUE SI SAZONA… DA SABOR Y COLOR”. La confusió n venía dada, a entender de la primera instancia, por la presencia del elemento “SABOR Y COLOR” en ambos signos. Sin perjuicio de las cuestiones procedimentales que se produjeron en el expediente indebida calificació n como reconsideració n de un recurso impugnativo en el que se aludía a cuestiones de puro derecho y emisió n de una Resolució n por parte de la propia autoridad de primera instancia a pesar de no haberse aportado nueva prueba– la controversia llegó a conocimiento de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en segunda y ú ltima instancia administrativa. Luego de hacer un breve examen del tratamiento de los lemas comerciales a nivel comparado, la autoridad procedió a desentrañ ar el concepto de lema comercial a partir de diversos criterios interpretativos aplicados a la normativa vigente en ese momento. Por ejemplo, una de las conclusiones arribadas fue que: “lo que las normas pertinentes connotan en relació n al lema comercial es que éste tiene como objeto reforzar la funció n encomendada a la marca, la cual es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona a través del empleo de expresiones denominativas del lenguaje y utilizando mecanismos bá sicamente publicitarios”. Realizada la tarea de definir los lemas comerciales, y sin perjuicio de lo resuelto en la controversia, la Sala de Propiedad Intelectual estableció con cará cter de precedente de observancia obligatoria que: “Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda

capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el lema comercial debe tener en sí mismo la aptitud

distintiva necesaria para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un concepto que realce su distintividad”. El cará cter de complementariedad en relació n a la marca que publicita atribuido al lema comercial, implica que su distintividad no puede basarse só lo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo. No podrá registrarse como lema comercial una frase simple, comú nmente utilizada en la publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita. Tampoco podrá registrarse como lema comercial una frase que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desea publicitar. Para su acceso a registro, el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores no debe ser genérico ni descriptivo en relació n a los productos o servicios que la marca que publicita distingue. El registro del lema comercial no debe convertirse en una vía para obtener protecció n legal de denominaciones que, por ser genéricas o descriptivas, no podrían ser registradas como marcas”. De lo expuesto por la Sala de Propiedad Intelectual, la primera instancia ha extraído aquellos signos que no pueden ser registrados como lemas comerciales. En ese orden de ideas, no será n registrables: (i) las frases simples que sean comú nmente utilizadas en la publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca publicitada; (ii) las frases que sin fantasía alguna se limiten a alabar los productos o servicios que se desea publicitar; y, (iii) los signos que tengan un mensaje genérico o descriptivo con relació n a los productos o servicios que la marca que publicita distingue.

CAPÍTULO II NOMBRES COMERCIALES

2.1

CONCEPTO O

NATURALEZA

JURÍDICA DE

LOS

NOMBRES COMERCIALES Los nombres comerciales son los signos utilizados para distinguir a una empresa de otras, con el objeto de que la misma sea reconocida por el pú blico dentro del mercado. [CITATION Jav15 \l 10250 ] De lo que hay que partir es de que el nombre comercial es un signo distintivo que nos remite al empresario en su actividad econó mica y, por tanto, y en ello seguimos a Ascarelli, es un signo distintivo propio de un sujeto de derecho en un á mbito particular, esto es, en la actividad de gestió n de la empresa (entendemos, en su acepció n lata), pero, y finalmente, del agente econó mico en su condició n de persona que realiza actividad empresarial. El nombre comercial que en la presente investigació n se usará de manera general e indistinta para referirnos tanto a ró tulos, enseñ as y nombre comercial propiamente dicho también goza de consenso en la doctrina en cuanto a su definició n. El fundamento legislativo internacional de los nombres comerciales es el artículo 8 del Convenio de la Unió n de París para la Protecció n de la Propiedad Industrial, en vigor para el Perú desde el 11 de abril de 1995, el mismo que señ ala que: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unió n sin obligació n de depó sito o de registro, forme o no parte de una marca de fá brica o de comercio”. Como vemos el nombre comercial constituye una de las figuras con má s arraigo histó rico de la propiedad industrial. Es por ello que no se puede negar la trascendencia del nombre comercial a nivel internacional, la que ha repercutido en las normas locales de los países y dentro de los cuales, el Perú no ha sido ajeno. A diferencia de las marcas, el nombre comercial tiene un requisito especial. Se trata de la prueba del uso, la cual se encuentra recogida en el artículo 195 de la D.486 CAN y segú n el cual “Los Países Miembros podrá n exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales”.

Concordantemente, el artículo 86 del DL.1075, señ ala que: “En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú , por parte del pú blico consumidor pertinente, para distinguir actividades econó micas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acció n legal”. De los artículos antes citados, podemos concluir que respecto al nombre comercial será n tres aspectos los que se deben probar para efectos de su registro. Primero, se debe probar el primer uso temporalmente. Esto se debe a que es necesario que exista evidencia del primer uso del nombre comercial en el mercado para efectos de ver la prevalencia de este derecho generado por el uso y otros existentes en la diná mica del mercado. Segundo, deberá probarse también exactamente en qué lugares se utiliza el nombre comercial pues esto demostrará la extensió n en la cual se utiliza el mismo. Finalmente, como tercer punto, se debe probar el uso de nombre comercial relacionado con determinadas actividades econó micas, empresas y/o establecimientos comerciales. De esta manera, el solicitante de un nombre comercial o el legítimo titular del mismo tienen que demostrar el uso del mismo dentro del territorio peruano. De igual manera y en vista de que el derecho al nombre comercial se adquiere con el uso, es necesario que el legislador e INDECOPI establezcan un á mbito geográ fico determinado para los nombres comerciales. Por tanto, será posible que un nombre comercial tenga alcance nacional cuando se demuestre el uso expandido del mismo. Del mismo modo, el derecho al nombre comercial termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o establecimiento que lo usa. En caso de lograrse el registro del nombre comercial, éste tendrá una duració n de diez añ os contados a partir de la fecha de su registro o depó sito, renovables por períodos iguales y su naturaleza es declarativa, es decir, declara el primer uso del signo en el mercado.

No debemos confundir nombres societarios con nombres comerciales. MURILLO CHÁ VEZ, señ ala que “el nombre comercial se concibe como el signo distintivo de la empresa en el mercado (o, si se prefiere, del empresario en el ejercicio de su actividad empresarial concurrencial), la denominació n social, en cambio, se configura como el signo identificador del ente colectivo, como sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputació n de responsabilidades en el trá fico jurídico (signo de identificació n personal-patrimonial)”. En este sentido, tenemos por un lado los nombres societarios, que se caracterizan por identificar a la persona jurídica. Su funció n está orientada a identificar a determinados entes para la realizació n de la libertad de contratació n con diversos agentes en el mercado. TEJADA LOMBARDI señ ala que la razó n o denominació n social constituyen el medio de identificació n de la empresa como persona jurídica y con la cual ésta se desempeñ a como sujeto de derechos y obligaciones. Mientras que el nombre comercial es un medio identificador que distingue a un empresario en el ejercicio de su actividad comercial. Para ilustrar la distinció n, TEJADA LOMBARDI equipara el nombre comercial al nombre artístico o seudó nimo con el cual un artista se identifica en el á mbito artístico. Mientras que la razó n social y la denominació n social, se equiparan, a los nombres y apellidos con los cuales una persona natural es inscrita en el Registro Civil de Identificació n. [CITATION Kar16 \l 10250 ] Es importante diferenciar prá cticamente cada uno de estos signos en los documentos en los cuales se utilizan, por ejemplo, en una factura o boleta de venta. (Fig. 01-Anexos) En este caso, a modo de ejemplo, el logo TuEmpresa es donde debe ir colocado el nombre comercial de la empresa que emite la factura o boleta de venta. Por otro lado, donde se señala

TuEmpresa S.A.C, RUC: 90025000016 es donde debe ir colocado el nombre societario de quién está emitiendo la factura o boleta de venta. Finalmente, la marca viene colocada en donde

se coloca la descripción de los productos vendidos o los servicios prestados. Una empresa o establecimiento podrá tener má s de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominació n social, razó n social u otra designació n inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusió n o un riesgo de asociació n con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dañ o econó mico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Conforme a la legislació n interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depó sito tendrá cará cter declarativo. No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden pú blico; b) cuando su uso sea susceptible de causar confusió n en los medios comerciales o en el pú blico sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusió n en los medios comerciales o en el pú blico sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior. La renovació n del registro de un nombre comercial deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su expiració n. No obstante, el titular del nombre comercial gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovació n, acompañ ando los comprobantes de pago de las tasas establecidas en las normas internas de los Países Miembros, pagando conjuntamente el recargo establecido, de ser el caso. Durante el plazo referido, el registro del nombre comercial mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovació n las oficinas nacionales competentes podrá n exigir prueba de uso del nombre comercial conforme a sus normas nacionales. En todo caso el registro se efectuará en los mismos términos del registro original. La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial só lo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando. El nombre comercial podrá ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas nacionales, dicha licencia podrá ser registrada ante la oficina nacional competente.

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA Y LINKOGRAFÍA

Alfredo Maraví Contreras. (2009). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. foro juridico, 68. Gustavo Rodríguez García. (2010). LA REGISTRABILIDAD DE LOS LEMAS COMERCIALES Y SU. THEMIS, REVISTA DE DERECHO , 2. Javier Mihail Pazos Haya shida. (2015). El nombre comercial y su uso por parte de la. PUCP, REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO, 7. Karen Camino Morales. (2016). Proteccion de la identidad del negocio: entre marcas y nombres comerciales. Tesis de pregrado en derecho, 20.

ANEXOS FIG. 01