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• Mauro Muraca

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MARCAS

Introducción: La marca, derecho intelectual (der. Subjetivo) que atribuye a su titular, la facultad de explotar con carácter exclusivo un signo con cap. distintiva y así distinguir productos/servicios de los demás de igual categoría. Sirve, tanto a su titular, como a los consumidores y la finalidad del régimen marcario es evitar la confusión mencionada, a la vez, proteger a los consumidores y amparar una sana competencia comercial. ELEMENTOS: 1- Sujeto activo: el titular de la marca: es un derecho absoluto, y carece de un sujeto pasivo determinado 2- El objeto es el signo distintivo: la regulación de los signos sobre los que puede caer el derecho marcario están en los art. 1-3. 3- Contenido: la ley no es clara con él, pero la idea es que el derecho otorga al titular un derecho de explotación exclusiva del signo registrado, es la única persona que esta facultada para usar ese signo con fin identificatorio. Normativa aplicable: •

Acuerdo de TRIPs

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Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial

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Ley 22.362 de marcas y designaciones (LMD)

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Tratado de Montevideo sobre marcas de fabrica y comercio 1889

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Tratado de Nairobi

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Resoluciones de la autoridad de aplicación (subsidiaria la ley de procedimientos administrativos)

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Jurisprudencia Carácter atributivo del registro

Según el art. 4 LMD “la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro” o sea el registro tiene carácter atributivo. Sin registro no hay derecho intelectual, el uso no basta para adquirir el derecho de explotación exclusiva, pero la registración no es obligatoria. Así puede haber solo una marca de hecho, pero no tendrá la protección de la LMD.

El principio tiene excepciones: -

Marca no registrada pero notoria, que puede justificar la oposición al registro de una marca por un tercero o prohibir el uso por terceros no autorizados pero nunca tendrá la tutela penal del art. 31. Pero además:

-

Tienen que haber sido utilizadas sin oposición

-

No sean confundibles con otra registrada anteriormente

-

Se hayan usado con fuerte intensidad y buena fe.

Requisitos objetivos: Según el art. 1 LMD “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad” La enumeración no es taxativa, y no se define que es capacidad distintiva, pero lo fundamental es “que tenga capacidad para diferenciar un producto/servicio respecto de otro del mismo género o categoría.

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Principio general: todo signo con cap. distintiva es registrable como marca, excepto que se encuentre prohibido = incluido en art. 1 y no prohibidos por el art. 2 y 3. •

Las palabras: dice la ley “una o más palabras con o sin contenido conceptual” el contenido conceptual hace referencia a palabras que tienen algún significado en nuestro lenguaje, sino lo tiene se denominan “marcas de fantasía”. Las 2 son registrables pero tienen particularidades:

1-El art 2 inc a) dice “No se consideran marcas y no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio habitual a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características”

2- la prohibición de marcas engañosas del art 3 inc d “las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio...” Las marcas de esta categoría son nominativas (palabras que se pueden escribir y pronunciar) distintas de las figurativas, que son signos no pronunciables o no son palabras. •

Dibujos: todo dibujo es registrable, puede ser ABSTRACTO, que no represente ningún concepto/objeto de la realidad o FIGURATIVO/EMBLEMA, o sea que tenga algún significado perceptible por el resto de la comunidad. Si es uno de una persona se requiere su consentimiento

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Monograma: es el dibujo formado por letras, no mas de 3, y que lleva un dibujo especial

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Grabados, estampados y sellos: no el signo, sino el MEDIO DE IMPRESIÓN DE SIGNOS, su forma de realización

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Imágenes: REPRESENTACIONES GRAFICAS, que no son dibujos, Ej. Una foto

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Bandas: son figuras rectangulares de un color determinado y en general se las usa en etiquetas, son comunes en indumentarias deportivas.

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Colores: dice la ley “combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases” , o sea no en todos los casos son registrables.

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Envases y envoltorios: es aquello con que se envuelve o que contiene artículos de comercio u otros efectos, para conservarlos o transportarlos. Son marcas tridimensionales junto con los relieves y la forma del producto.

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Combinaciones de letras y números: el derecho exclusivo recae sobre el conjunto de signos y no sobre cada uno aisladamente

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Letras y números por su dibujo especial: la ley lo admite, siempre que tengan un “dibujo especial” también recae sobre la letra o num., así dibujados y no sobre cada uno individualmente.

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Frases publicitarias: las frases son un conjunto de palabras que basta para formar un sentido, rige lo mismo que p los anteriores.

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Relieves: son formas o técnicas de expresión de un signo y no los signos en sí.

Requisitos objetivos: signos que no se consideran marcas (art. 2) 4

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ARTICULO 2 - No se consideran marcas y no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio habitual a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características; b) los nombres; palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro; c) la forma que se dé a los productos; d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos. *MARCAS GENERICAS Y DESCRIPTIVAS* Se prohíbe así, el registro de las marcas “denominativas” (genéricas, necesarias, designativas),. Las genéricas, son antítesis de la marca, pues por su propia naturaleza, esta denominación se refiere a un género de cosas, mientras que la función de la marca es distinguir un conjunto de ellas que pertenece a un género. Ej.: teléfonos celulares, para teléfonos celulares. La prohibición no es sola de las palabras del diccionario de la real academia, sino de todas aquellas que integre los usos. Pero nada impide que se la integre en un conjunto como “helados frigor”. Tampoco si está trazada con un dibujo especial, en donde la exclusividad es de la palabra así dibujada Las descriptivas, son las que describen la naturaleza, función, o demás características del producto a que se aplica. Ej. La marca salado para distinguir a la sal. La prohibición es relativa, pues nada impide que el signo mediante el cual se designa habitualmente a un producto/servicio se utilice como marca de otros productos. Un supuesto especial son las marcas evocativas, que son aquellas que si bien aluden al producto que se pretende distinguir o a alguna característica o función, no lo hacen apelando a los términos generales, ya que se le agrega alguna modificación. Entonces al término habitual se le adiciona un

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elemento de fantasía. Ej. Cementap, titanium, para designar cemento. Son marcas débiles ya que su titular no podrá evitar que otra persona registre o utilice una marca que evoque el mismo genérico. *SIGNOS QUE HAN PASADO AL USO GENERAL* Se trata de marcas que llegan a tener tal renombre que pasan a ser, en los usos generales del lenguaje, la designación habitual del producto o servicio al que se le aplica la marca y el público la usa como si fuese el genérico. Pero si esto paso en el extranjero de nada afecta. -

Si el signo se generalizó con anterioridad a la solicitud, ya no es registrable como marca

-

Si se generalizo con posterioridad la marca es válida. *LA FORMA DE LOS PRODUCTOS*

Tiene que ser interpretada restrictivamente y hay que distinguir : -

La forma necesaria del producto: porque desempeña una función técnica que excede lo decorativo, en donde rige la prohibición

-

Si no es la forma necesaria: es registrable porque puede tener capacidad distintiva. Ej. Toblerone *COLOR DE LOS PRODUCTOS*

1- Combinación de colores: es registrable mientras se aplique a una parte determinada del producto o del envase. Apelando este criterio, la jurisprudencia consideró valida la marca de los colores azul y amarillo de boca. 2- Un solo color:

o color liso. Si es el color natural del producto, no es registrable. La

prohibición solo es para los productos no para los servicios, ya que con ellos no es necesario una referencia a un color.

Requisitos objetivos: signos que no pueden ser registrables

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ARTÍCULO 3 - No pueden ser registrados: A) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios; B) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios; C) las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos; D) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir; E) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres; F) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias; G) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino; H) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive; I) las designaciones de actividades incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios; J) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

1- *marcas idénticas a otras previamente registradas*

Según el art. 3 inc a) no es registrables “una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios”. Las marcas acá se registran en CLASES y lo que se prohíbe en la norma es que se registre una marca idéntica a otra registrada o solicitada en la misma clase, no esta prohibido que se haga en otra. Esto es según el principio de 7

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especialidad. Con respecto a la fecha, se toma en cuenta para realizar el cotejo es la de la solicitud o de la prioridad internacional invocada. El principio de territorialidad: la norma no hace referencia geográfica alguna, pero debe entenderse que solo hace referencia a las marcas o presentaciones locales y esto se desprende de este principio. El principio de especialidad: este surge del art 3 inc a) y del art 10 “Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite” entonces el titular de una marca, puede solo ejercer su poder de exclusión respecto de los productos/servicios de incluidos en su clase. Excepciones: -

Si las marcas cotejadas, no obstante de ser de distintas clases, provocan confusión en los adquirentes. A ello refiere el TRIPs cuando dice que se aplicará el art 6 bis del convenio de Paris1, esto pasa cuando pertenecen al mismo género o se hacen con la misma materia prima.

2- *marcas notorias* La LMD no alude a ellas, pero si lo hace el art 6 bis ya citado. Si una marca es notoria, (marcas que son reconocidas por casi la totalidad del público, tienen un grado supremo de reconocimiento) corresponde flexibilizar o descartar la aplicación de dos principios “territorialidad especialidad”. La notoriedad se tiene que dar en nuestro país y requiere prueba no son necesarios, pues de ser notorio, no lo requiere, pero en los casos que sea necesario, la carga de la prueba pesa sobre el que alega la nombradía de la marca. Las facultades del titular de una marca notoria son: -

Oponerse al registro de su marca por un tercero

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1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

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-

Pedir la nulidad de la marca concedida indebidamente

-

Solicitar el cese del uso

3- *marcas confundibles con otras previamente solicitadas o registradas* Tampoco pueden registrarse las marcas, que aunque no idénticas son similares a otras ya registradas o solicitadas. Tiene plena aplicación el principio de especialidad y en consecuencia la similitud confucionista solo puede existir entre marcas de la clase. 4- *denominaciones de origen* Dice el art 3 inc. C) “las denominaciones de origen nacionales o extranjeras” entendiendo por la primera el nombre de un país, de una región, un lugar, o área geográfica determinada que sirve para designar un producto originario de ellos,y cuyas cualidades se deben exclusivamente a él. Estas se encuentran reguladas en el TRIPs, Convenio de Paris. En líneas generales, la indicación geográfica, es un signo que aplicado o usado, en relación con un producto, indica que ese producto es de un lugar determinado. La existencia de una denominación de origen, implica que solo ciertas personas pueden usarlo (productores que cumplan los requisitos) y se encuentra prohibido el uso por terceros que no cumplan los requisito, no sean originarios de la zona, etc. No debe confundirse la marca con la designación geográfica: MARCAS Titularidad Duración Objeto Aplicación

Titular registral

GEOGRÁFICA Todos los fabricantes o productores de la

10 años renovables

zona Indefinidos

Cualquier tipo de signo Solo nombres geográficos sensorialmente perceptible A cualquier tipo de Por costumbre producto o servicio.

Protección

DESIGNACION

a

productos

vinícolas,

agrícolas, alimenticios No pueden ser registradas como marcas

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5- *marcas engañosas* Son las susceptibles de inducir a error respecto de características propias. Y para ello, se toma el parámetro de un consumidor medio, del producto/servicio., para así ver si hay posibilidad de engaño. Solo será irregistrable si se trata de una inexactitud, exageración u ocultamiento capaz de suscitar error o engaño al consumidor específico. 6- *marcas contrarias a la moral y buenas costumbres* Con ello, la norma pretende evitar que desnaturalizando el sentido del sistema marcario se utilice o se registre como marca un signo que contraría la moral y buenas costumbres. Ej. Un signo obsceno. Hay que tener presente, que la ilicitud de la marca, es independiente de la licitud o moralidad del producto o servicio al que se aplica. En este sentido el art 7 del C. de Paris dice: La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca. O sea que lo que cuenta a la hora de la registrabilidad es la licitud y moralidad del signo que es objeto del derecho marcario. 7- *signos oficiales y de organismos internacionales* Así lo establece la LMD y el Convenio de Paris, en cuanto a lo que refiere a letras, palabras, nombres, símbolos, que usen o deban usar la Nación, pcias, municipalidades, org religiosas y sanitarias, se ha entendido que solo esta prohibido el registro de nombres oficiales. Y en cuantos a las letras, nombres, símbolos, que usen las naciones extranjeras y org internacionales, la prohibición solo alcanza a nombres de estados soberanos extranjeros pero no a los de sus ciudadanos o provincias. 8- * nombre pseudónimo o retrato de una persona* Si bien se permite el registro de un nombre como marca, no hay que confundirlos: a) La marca distingue productos o servicios, el nombre se aplica a las personas b) Naturaleza jurídica: la marca es un derecho intelectual, el nombre es un atributo de la persona c) No hay obligación de usar marca, si lo es usar nombre. 10

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Solo puede registrarse nombre, pseudónimo o retrato de una persona, solo si es esa misma persona quien pretende registrarlo o sus herederos hasta el cuarto grado o un tercero con autorización. Solo refiere a nombres de personas físicas. Según la norma, ni el nombre de pila ni el pseudónimo, se podrían registrar por un tercero sin autorización, dado que la ley no distingue. La prohibición debe entenderse circunscripta a los apellidos o a la combinación del nombre y apellido, pero podría protegerse un nombre de pila si gozare de cierta notoriedad. Y de estar previamente registrado, se debe rechazar pero no por este inciso, sino por ya estarlo.

9- *Designaciones de actividades* Solo hace referencia a la posibilidad de registrar las designaciones de actividades como marcas para distinguir productos. Si la marca que se quiere registrar hace referencia a otra cosa o servicio distinto, no se podría por ser engañoso. Pero si se hace referencia a lo que se quiere designar, pero no aisladamente, pues sería el genérico, tendría que estar complementado. Ej. Panadería monumental. 10- *frases publicitarias carentes de originalidad* Lo que se exige es que exista una creación de la frase o slogan, ya sea por su propia fisonomía o por novedosa la aplicación. Es en el único caso que se exige la originalidad pero la exigencia es mínima o relativa.

REGISTRO DE LA MARCA: Requisitos subjetivos Según el art 4 LDM “Para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o de su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente”, lo que se puede remarcar de esto, es que se exige la existencia de un INTERES LEGÍTIMO, que para definirlo se toma un criterio amplio, favoreciendo la legitimación de quien se presente a solicitar la registración, y se puede decir que lo tiene quien registre una marca con intención de usarla, no es necesario que ya se esté 11

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utilizando la marca ni que el solicitante este ejerciendo una actividad comercial. Se dejo de exigir que el solicitante sea industrial, comerciante, etc. Este interés debe existir en el momento en que se presenta la solicitud, pero no es necesario que se lo demuestre, sino que se lo debe hacer en el momento que surge una oposición y en el juicio de levantamiento de oposición deberá acreditarlo, en cambio si hay una acción de nulidad la carga pesa en el que pretende la anulación.

PROCEDIEMIENTO DE CONSECIÓN: Presentación de la solicitud: Quien pretenda registrar tiene que presentar una solicitud con los requisitos legales y reglamentarios, en la sede del INPI. En las provincias se puede presentarlo en las delegaciones del correo oficial o en las dependencias que a tal efecto habilite el INPI, que no sucede en la actualidad. El solicitante debe: -

describir la marca

-

precisar la clase pretendida

-

denunciar su domicilio real

-

constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de BS AS

-

indicar los datos relativos a su inscripción ante los organismos fiscales.

Si el titular es una persona jurídica, se debe incluir: -

los datos de inscripción

-

completar una ddjj donde consten los actos o instrumentos que acrediten la personería del firmante para acreditar su representación legal.

Una vez presentada la solicitud la autoridad de aplicación debe analizarla, verificando si se cumplieron los requisitos y si la clase elegida es correcta Son NULAS las solicitudes no firmadas, o si se omitió un signo marcario o no se indica la clase. Y allí se publica la resolución y se archiva todo. Si fueron otros los errores, el solicitante puede subsanarlo en los 10 días próximos a la notificación que se extienden a 30 si fue incorrectamente clasificada. Vencido el plazo, la autoridad de aplicación ordenará la publicación de la solicitud o dictará resolución denegatoria.

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El trámite puede hacerse por: -

propios solicitantes, o sus apoderados

-

agentes de la propiedad industrial

Derecho de prelación: La presentación de la solicitud otorga al solicitante un derecho de prelación sobre toda otra prelación similar que se realiza con posterioridad. Esta regla la consagra el Convenio de Paris en su art 4. El plazo es de 6 meses contados desde la fecha de depósito de la primera solicitud. La prioridad no es ABSOLUTA, pues en ciertos casos debe ceder si el signo marcario ya ha sido utilizado en forma legítima y con anterioridad. El domicilio: Toda persona que solicite el registro de una marca debe constituir domicilio legal en la ciudad de BSAS, allí se notificarán todas las cuestiones relativas al registro y demandas sobre nulidad, caducidad, etc. Publicación: Satisfechas las formalidades de la solicitud, se realiza un examen sustancial, previa publicación por 1 día el Boletín de Marcas. Esto es exigido por el TRIPs en art 15.5 y debe constar de: -

la marca solicitada

-

nombre del solicitante

-

la clase

-

los productos o servicios a que se aplica

-

el número de matrícula si es una gente de la propiedad industrial

Tiene una función esencial porque anoticia a terceros con interés legitimo que puedan estar interesados en oponerse. Si fuese defectuosa, el solicitante debe pedir la corrección, pues de lo contrario el acto de concesión quedaría expuesto a una acción de nulidad. La oposición:

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Mediante su planteo, cualquier persona con interés legítimo puede formular sus objeciones paralizando el trámite de concesión. Deben realizarse ante la autoridad de aplicación y dentro de los 30 días de la publicación. Si se lo plantea fuera de término se lo suele denominar “llamado de atención” , no es vinculante ni paraliza el trámite, pero no se lo puede ignorar. Deben realizarse por escrito, con nombre y domicilio real del oponente, los fundamentos, los cuales pueden ser ampliados al contestar la demanda en sede judicial. No es necesaria una explicación exhaustiva, en ciertos casos se acepto que se alegue que un signo marcario se está vulnerando.

Interés legítimo en la oposición: Se ha entendido que lo tiene quien plantea la oposición para defender una ventaja o utilidad no siendo suficiente un mero interés general. Esta facultado no solamente el titular de una marca sino también: 1- quien presentó anteriormente una solicitud de marca idéntica 2- el titular de marca de hecho cuya inscripción posterior requiere un tercero 3- asociaciones de productores que pretenden cohibir el registro de denominaciones de origen. El interés debe estar en el momento de la oposición y la prueba recae sobre el oponente quien debe probar el interés legítimo. Notificación y abandono. La autoridad de aplicación debe notificar oposiciones y observaciones hechas, efectuada la publicación, el solicitante tiene 60 días para acercarse a obtener el detalle o las copias de las oposiciones. -

Si solo hay observaciones de la autoridad de aplicación, que obsten a la concesión, tiene 90 días corridos después de los 60 de antes para contestar la vista y adecuar los términos de su solicitud, contestada la vista o vencido el plazo, se dicta resolución concediendo o denegando.

Asimismo transcurridos los 60 días, empieza a correr un plazo de 1 año para que inicie un juicio de levantamiento de oposición, y vencido el plazo sin actuación, la autoridad de aplicación tiene que dictar un acto administrativo para mencionar el abandono de solicitud. Aunque la ley no diga nada, se puede desistir en cualquier momento de la solicitud.

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Efectos del levantamiento de oposición. El planteo de la oposición paraliza el trámite de concesión, si el solicitante igualmente quiere registrarla, debe iniciar un juicio de levantamiento de oposición ante la justicia federal de la ciudad de bs as, que sigue el trámite ordinario y el objeto es que se declare INFUNDADA LA OPOSICION, y se ordene su levantamiento. La demanda se interpone con la autoridad de aplicación, y se remiten las actuaciones al tribunal competente, igualmente antes de esto debe procurarse solucionar todo con una MEDIACION. El solicitante debe acompañar a la demanda la documental que acredite el fracaso de la mediación. Y su realización no suspende ni interrumpe el plazo de un año. La demanda se hace contra el oponente y concluido el juicio, el juez debe informar el resultado a la autoridad de aplicación -

Si la demanda se rechaza, la solicitud se tiene por abandonada

-

Si se declare infundada la pretensión, no implica que deba concederse la marca,

que la

autoridad resuelva sobre las observaciones si las formuló. -

Pero no puede volver a revisar si ya hay cosa juzgada en sede judicial.

Renuncia a la vía judicial: La LDM ofrece esta renuncia, cuando oponente y solicitante se sometan a la resolución del INPI , pero se requiere consentimiento por escrito de ambos, presentado en forma conjunta o no. La idea de esto, es tener una vía rápida p solucionar el conflicto. Dentro de los 10 días de recibidas las denuncias, debe correrse traslado a las partes, para que en otros 10 presenten un escrito con fundamentos y ofrezcan la prueba, que debe ser producida en los 30 siguientes. Vencido estos plazos, la autoridad tiene 90 días p dictar la resolución. Examen: La autoridad debe efectuar un examen sustancial para ver si se cumplen los art 1 2 y 3 de la LMD. Dentro de los 30 días de la publicación el INPI debe efectuar la búsqueda de antecedentes de la marca y dictaminar respecto de la registrabilidad. Pero nada impide que se niegue la concesión sin haber oposiciones de terceros. Dando primacía al art 3 de la LMD el INPI ha rechazado peticiones invocando la similitud confusionista. Siempre tiene que notificar la concesión o el abandono de la

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solicitud de registro dentro de los 90 días corridos de emitido el acto. Si es rechazada, debe notificarse por cédula, por carta con aviso de recepción. Impugnación de la resolución: La resolución denegatoria es revisable a pedido del solicitante en sede judicial como administrativa. La impugnación tramita ante la justicia federal en lo civil y comercial. El recurso debe presentarse en el INPI y luego se remiten las actuaciones. Pasados los 30 días desde la notificación de la resolución sin que se la impugne, la solicitud se considera abandonada. También puede optarse por el régimen de impugnación de los actos administrativos, pero siempre la elección de la vía judicial supone la renuncia la administrativa, no al revés. Confusión marcaria: Se da cuando el público puede ser llevado a engaño creyendo que los productos o servicios identificados con un signo son los mismos que los identificados con otro. Efectos: o El signo confundible no es registrable, es una justa causa de oposición y si la marca fue inscripta puede ser declarada nula o El uso de una marca confundible es una infracción, y el afectado puede pedir el cese del uso y puede tener lugar una reparación por daños. Y si la actuación es dolosa y encuadra en los tipos penales de la LMS incurrirá en delito. Clases: o Confusión por el signo que es objeto de la marca. La confusión puede ser visual o auditiva. -

Es visual: la causada por la similitud de los signos por su simple observación, y esta a la vez puede ser similitud gráfica, ortográfica o de forma.

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Es auditiva: si la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, se ve esta en las marcas nominativas ya que son las susceptibles de pronunciación. Ej. fargo y fabro

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o Confusión en cuanto al significado del signo que es objeto: existe cuando las marcas tienen el mismo significado o sus significados son parecidos o se relacionan entre sí, ya sea porque aluden a una misma idea, concepto u otra cosa. Se entendieron confundibles PLAYBOY y PLAYWOMEN o Confusión ideológica entre palabras: es el más habitual, se da cuando en el lenguaje una misma palabra, concepto, objeto o propiedad puede ser designado de diferentes formas. Puede darse inclusive si los nombres de las marcas están en idioma extranjero y son cognoscibles por el consumidor, sino es posible conocerlo no puede haber confusión. Ej. SECONDSKIN y 2ND SKIN, son formulas semánticas con igual significado. o Confusión ideológica entre dibujos: existe cuando distintas marcas consisten en dibujos que representan un mismo objeto o propiedad.. la jurisprudencia ha dicho que un dibujo no puede ser monopolizado , por la cual se mostraba rehacía, pero no hay razón para hacerlo.

o Confusión ideológica entre palabras y dibujos: es la que existe entre una marca nominativa y otra cuyo objeto es un dibujo cuando ambas tienen el mismo significado o aluden a un mismo objeto o característica.

Criterios de análisis: Para determinar cuando dos marcas son confusas, no se cuenta con un procedimiento que permita decidir. Sino que se trata de cotejo altamente subjetivo cuya finalidad es determinar la posible reacción del público cuando se encuentre con las marcas en cuestión. Se trata de ver si el publico las confunde o no. El principio es que, las marcas deben ser claramente distinguibles, de fácil diferenciación. Para que sean confundibles, las marcas no tienen que ser idénticas, sino que es suficiente que puedan producir un estado de incertidumbre. El titular goza, entonces de un poder de exclusión que recae también sobre semejantes. a) El cotejo en el examen de confundibilidad, debe hacerse en forma sucesiva, no simultánea, porque así se les presentará a los consumidores. Primero se observa la marca registrada y luego la otra. Si la segunda, no resulta distinguible de la primera, es confundible. b) Puede pasar que tengan semejanzas y diferencias, pero cuentan mas las primeras

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c) La jurisprudencia a establecido que: -

Si la parte semejante es la raíz aumenta la probabilidad de confusión, pero no significa que si son disímiles en ella sean inconfundibles.

-

Si la parte semejante es una designación necesaria, disminuye las posibilidades de confusión, dado q nadie puede monopolizarlos.

-

Es el conjunto marcario lo que se debe analizar y no las partes individuales

-

El examen se debe hacer según la perspectiva del consumidor, q es a quien el régimen quiere proteger, si es un producto o servicio masivo, el consumidor se supone menos especializado que el de marcas de productos especializados.

d) El examinador debe ponderar cual es la primera impresión que se tiene de la marca, que se le presenta a la persona de forma desprevenida, espontánea. Pero esto no debe tenerse en cuenta cuando son marcas de mercadería de alto costo, marcas de productos destinados a un público específico. e) En caso de duda, debe estarse a favor de la marca que adquirió el derecho con anterioridad f) Si las marcas refieren a un mismo producto, el examinador debe ser mas riguroso

Interacción del nivel visual frente al auditivo: El análisis se puede decir que es totalmente objetivo, en el sentido que se realiza con prescindencia de la actitud psicológica o actitud del solicitante. Es irrelevante si actuó de buena o mala fe, o si fue diligente o no, al menos para ver si se confunden, pero todo esto no será irrelevante para juzgar la responsabilidad. Tratándose de marcas débiles, ( solo están protegidas contra la imitación total, a diferencia de las marcas fuertes que tienen una protección mas intensa y en donde el titular tiene un poder no solo con marcas idénticas, sino con las que tienen una cierta identidad) el criterio debe ser menos riguroso, el examinador debe tener mayor tolerancia ante un eventual parecido. Hay DEBILIDAD INTRÍNSECA cuando proviene del mismo signo marcario, por diferentes circunstancias: marcas que consisten en combinaciones de letras, de números o que consisten en una letra única trazada con un dibujo especial. Hay DEBILIDAD EXTRÍNSECA cuando sin ser designación necesaria, evocativa está sumamente difundida en una clase, entonces su capacidad distintiva es débil. Hay que tener en cuenta que mas graves son las consecuencias que derivarían de una confusión, más severo debe ser el examinador. Este criterio fue sostenido con respecto de productos medicinales. Y 18

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cuanto mas vieja es la marca y su presencia en el mercado, más protección debe dársele. De igual forma, lo mas coherente es no poner de antemano reglas rígidas, y en cambio estarse al caso concreto.

Marcas relevantes para el cotejo: ¿Cuáles son los signos que se deben tener en cuenta para el cotejo? En principio una de las marcas debe estar registrada, si esta es utilizada como se registró, será el signo registrado y usado el que re cotejará. La misma solución si no ha sido usada aún. Pero puede pasar que use un signo distinto al que registró, entonces el signo registrado es el que debe someterse a examen, ya que sobre él, el titular adquirió un derecho, lo contrario implicaría proteger a una marca de hecho, y esto es así cualquiera que sean las circunstancias extra registrales en que se fundó la modificación, y solo tendrá la escasa protección que se les da a ellas. La marca atacada, diferentes casos: 1- Oposición en el registro: en el caso de la acción de levantamiento, la marca no ha sido registrada aún por oposiciones u observaciones que le paralizaron el trámite. Acá lo que se va a observar es la solicitud, y si aún ya estuviese usando la marca, esto sería intrascendente, pues se toma en cuenta solo la solicitud. 2- Nulidad marcaria: la marca registrada cuya nulidad se solicita, debe ser cotejada tal como ha sido objeto de registro, no importa si se usó y de que forma. Lo que cuenta son las propiedades registrales del signo marcario. 3- Infracción marcaria: acá una persona usa una marca, que un tercero titular de una marca registrada considera semejante. Acá lo que se mira es la usada por el supuesto infractor. Si la marca también estuviese registrada, el otro deberá accionar por nulidad.

CONTENIDO DEL DERECHO MARCARIO

Poderes del titular de la marca 19

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En general la doctrina y jurisprudencia infieren el poder de exclusión del titular de la marca a partir de los art. 4 y 31 de la ley 22.362; pero estos supuestos solo agotan los supuestos de las infracciones marcarias castigadas penalmente. Surge del art 4 de la LMD que el titular de la marca es su propietario y tiene la exclusividad de su uso. El titular de la marca adquiere el poder de exclusión (ius excluendi) que le permite prohibir a terceros la realización de ciertos actos. Como principio el titular de la marca adquiere un Derecho de explotación exclusiva con relación al uso del signo en función distintiva y con finalidad comercial; por ende el titular de la marca no esta facultado para prohibir actos de uso del signo que no impliquen hacerle cumplir una función distintiva, ni tampoco que no tengan una finalidad comercial.

Hay actos de uso del signo que no constituyen infracción a la marca: a) uso en relación a productos o servicios respecto de los cuales se ha agotado el derecho del titular de la marca b) uso privado (personal o propio)…sin comercialización

El titular de una marca tiene la facultad de prohibir su uso para identificar productos o servicios comprendidos en la clase en la que se encuentra registrada, puede prohibir: a) que se registre/use un signo idéntico o confundible con el registrado b) que se use una marca que pueda producir asociación con la registrada c) que se diluya la marca protegida mediante la utilización del signo marcario por un tercero d) un tercero se apropie indebidamente del prestigio de la marca protegida

Agotamiento del derecho Es uno de los límites más importantes al derecho marcario, y significa que el poder del titular de la mara respecto de un producto al que se le ha aplicado se extingue si él mismo o un tercero autorizado lo han puesto en el comercio. Requisitos:

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a) puesta en el comercio de productos o servicios identificados con la marca. El lugar dependerá del régimen que adopte cada país: Nacional (se agota si la primera comercialización se ha efectuado en nuestro país); Internacional (se agota con la comercialización del bien en nuestro país o en el extranjero) Nuestra legislación no regula el agotamiento del derecho, pero se considera en general, que adoptamos el agotamiento “internacional” b) comercialización realizada o autorizada por el titular. El derecho no se

agotaría si el

bien fue comercializado por un infractor, donde el titular de la marca podrá ejercer plenamente su ius prohibendi sobre los actos realizados.

PROTECCIÓN CIVIL

De la protección de las marcas y designaciones en general Las marcas están tuteladas tanto civil como penalmente. Ante el uso no autorizado de una marca, su titular puede requerir: a) el cese de uso; b) el resarcimiento de los daños y perjuicios (si se cumplen presupuestos de la responsabilidad civil) c) la aplicación de una sanción penal al infractor, si su conducta encuadra en tipos del art. 31 LMD

Acción de cese de uso Ley 22.362 no la regula específicamente, pero su uso es evidente. Surge tanto: del art. 4 pues la ley consagra el uso exclusivo al titular de la marca y reconoce el derecho de oponerse a los usos no autorizados; del art. 35 que regula el “incidente de explotación” que alude a los juicios civiles para obtener el cese del uso de la marca o designación.

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A través de ésta acción se pretende impedir un uso ilícito de la marca que se está ejecutando, o prohibir la reanudación de un uso indebido discontinuado y remover los efectos de ese uso ya realizado… Busca el cese de la realización e todo acto que implique una infracción a su derecho intelectual por parte del titular, y si ha habido una infracción posibilita la publicación de la sentencia a costa del infractor del derecho. El titular está facultado para requerir que cese la actividad de todo aquel que, sin contar con la autorización correspondiente, realice un acto incluido en el ámbito de exclusión señalado, a la vez que puede exigir el cese del uso de una designación del mismo ramo que aquel en que la marca está registrada. Conforme al art. 31, se encuentran prohibidas las siguientes conductas: a) falsificación de marcas b) imitación fraudulenta de marcas c) aplicación y/o comercialización de marcas/designaciones falsificadas, imitadas fraudulentamente o sin autorización del titular d) comercialización de productos/servicios con marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas. Si bien todas las conductas tipificadas aquí están prohibidas, no todas las conductas prohibidas están tipificadas. Por ejemplo, las sanciones previstas en el art. 31 solo se aplican si el infractor actuó con Dolo, mientras que para aplicar la acción de cese de uso basta con la materialidad objetiva de la infracción sin importar un factor de atribución subjetivo (dolo o culpa), (así lo entiende la doctrina y jurisprudencia mayoritaria) La acción de cese de uso es independiente de la de responsabilidad civil, donde en ésta última si se toma en cuenta el factor subjetivo de atribución.

Se encuentra legitimado para accionar el titular de la marca/designación protegida, que solo se adquiere con su registro. Pero en base al art 6 del Convenio de París, se ha ampliado la legitimación a los titulares de marcas notorias no registradas y de marcas de hecho utilizadas con intensidad. La legitimación pasiva recae sobre la persona que utiliza ilícitamente la marca cuyo cese de uso se pretende.

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Responsabilidad civil por infracción marcaria La infracción de una marca es un acto antijurídico, si se verifican el resto de presupuestos de la resp. Civil genera obligación de resarcir daños y perjuicios. La ley 22362 carece de un régimen específico sobre peste tema, pero se presupone en el art 35, al requerírsele caución al supuesto infractor de una marca que pretende seguir explotándola mientras se tramita el juicio. Ante carencia de normas específicas se aplican los principios generales de resp. Civil del cód. Civil. Ya dijimos que la acción por Daños y perjuicios es independiente de la acción por cese de uso.

Analicemos los elementos de la responsabilidad: a) Antijuridicidad: uso no autorizado de marca/designación ajena b) Factor de Atribución-subjetivo: culpa o dolo c) Daño: el uso haya implicado un perjuicio para el titular de la marca. (Prueba difícil y a veces imposible) Dada la dificultad probatoria, la jurisprudencia adopta un criterio flexible en la demostración del perjuicio, pero se debe probar el daño. Algunos rubros que pueden integrar el resarcimiento, sin perjuicio de la necesidad de su concreción casuística son: a) Pérdida por reducción de ventas; b) Pérdida de clientela o de futuras ventas c) La dilución del poder individualizador de la marca y la disociación marca-producto d) Daño a la reputación sufrido a causa de la infracción e) Gastos realizados con motivo de la infracción f) Pérdida de chance de celebrar contratos de licencia, franquicia o distribución con relación a la marca g) Daño moral (no es usual)

Competencia Es competente la “Justicia Federal en lo Civil y Comercial” para las acciones civiles, con trámite de juicio ordinario 23

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Art 33 LMD – Es competente la “Justicia Federal en lo Criminal y Correccional” para las acciones penales, con un trámite de juicio correccional. Competencia Territorial corresponde a los tribunales federales con jurisdicción en donde se cometió la infracción marcaria.

Prescripción Art 36 LMD, la norma regula la prescripción en materia civil, estableciendo un doble límite: 3 años desde que se cometió el ilícito, o 1 año desde que tomó conocimiento del mismo el titular del derecho intelectual infringido. Rigen, por lo demás, las reglas generales de la prescripción.

Mismas consideraciones para la acción de responsabilidad civil por infracción de marca

La acción de cese de uso, la doctrina y jurisprudencia la considera Imprescriptible, fundándose en: + dado que el plazo de prescripción se interrumpe cada vez que se repite el ilícito civil, la acción de cese de uso es virtualmente imprescriptible pues: si continúa el uso la acción no prescribe (interrumpe); y si el uso cesa (desaparece la interrupción), la acción ya no tiene más sentido. + lo que es inmoral o contrario al orden social no puede subsanarse por el transcurso del tiempo.

Hay cierta doctrina que la considera prescriptible igual que el art. 36 pues la norma alude genéricamente a “todo reclamo por vía civil”.

El incidente de explotación

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Art 35 LMD – La norma regula el “incidente de explotación”, mediante el cual el titular de una marca o designación procura que el supuesto infractor cese en la explotación de la marca o que, en su defecto, preste una caución que garantice la reparación del perjuicio que, eventualmente, pueda sufrir a raíz de la conducta ilícita. El tema puede ser planteado al presentar la demanda de cese de uso, o incluso con posterioridad. La caución prestada debe ser Real, y vencido el plazo para realizarla, y no lo hace, el actor puede solicitar al juez el embargo de los productos y la suspensión de la explotación. Ante la intimación el demandado puede optar por cesar el uso; y también está facultado para solicitar al juez que determine la contracautela que deberá prestar el actor.

El procedimiento previsto en éste artículo permite que el titular de una marca se asegure una garantía en el caso que el demandado opte por continuar utilizando la marca. La cuantía se determina en base el perjuicio potencial que habrá de irrogarse al actor por la continuación de la explotación. Todo cambio en el valor estimado del daño habilita al juez a alterar la cuantía (+ o -) de la caución.

Medidas precautorias Art. 38 LMD – Todo propietario de una marca registrada que conozca la existencia de objetos con marca en infracción, puede solicitar al juez competente: a) El embargo de los objetos (inmovilizar mercaderías, salvo que cuente con autorización judicial para disponerlas, bajo pena del art 263 Cpen), puede solicitarse antes o conjuntamente con la acción principal, pero no después, que se pedirá el incidente de explotación; b) Su inventario y descripción (probar la infracción existente y su entidad). No afecta la disponibilidad de los objetos inventariados. Puede ejecutarse durante el juicio hasta la clausura del período probatorio; c) El secuestro de uno de los objetos en infracción (contar en el expediente con el cuerpo del delito para realizar pericias u otras medidas de prueba). Puede ejecutarse durante el juicio hasta la clausura del período probatorio; 25

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d) Además podrá aplicar otras medidas cautelares contenidas en otras normas (códigos procesales, TRIPs)

El juez puede ordenar dichas medidas de oficio, y puede pedir contracautela al peticionario si lo estima conveniente (si estima que carece de solvencia patrimonial suficiente) La norma es aplicable tanto en sede civil como en penal. Como las marcas carecen de protección provisional, el solicitante de una marca que se encuentra en trámite no está facultado para solicitar la adopción de cautelares. Sobre la base del Art 50 TRIPs, de admite la posibilidad de obtener una resolución judicial de prohibición de uso de marca como medida provisional, pero solo en casos de evidente confundibilidad entre los signos cotejados.

Art 40 LMD – Luego de trabada la medida, comienza a correr un plazo perentorio de 15 días hábiles para el inicio de la acción. Vencidos, las medidas pueden dejarse sin efecto si lo solicita el afectado, pero su decaimiento no opera automáticamente. Si la medida es consentida por el afectado, no decae, aún cuando la demanda se haya planteado extemporáneamente.

Art 41 LMD – El titular de una marca registrada constituida por una frase publicitaria puede solicitar las medidas del art 38 sólo con relación a los objetos que lleven aplicada esa frase. Medidas complementarias Art 34 LMD – El Damnificado, ya sea en órbita civil o penal, puede solicitar al juez que ordene, ante una infracción: a) el comiso y venta de los productos en infracción (si se solicita y se comprueba la infracción, el juez está obligado a ordenar ésta medida) b) la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven

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c) La publicación de la sentencia; si es el titular de la marca quien gana y lo solicita, el juez debe ordenarla; si por otro lado es el presunto infractor quien vence y solicita publicar sentencia, el juez esta facultado a ordenarla.

PROTECCIÓN PENAL

Introducción El art 31 LMD establece, como ya hemos visto, los tipos penales con los que se castigan las infracciones marcarias/designaciones. Son tipos de ofensa compleja, pues a través de ellos se resguardan 2 intereses: los del titular de la marca/designación, y los de los consumidores del bien marcado o designado. Las sanciones previstas son aplicables si se cumplen los siguientes requisitos: a) Existencia de marca registrada o designación protegida; b) Utilización ilícita de la marca o designación (por quien no tiene autorización y con fines de comercialización); c) Adecuación de la conducta del agente a un tipo legal d) Dolo del agente (salvo cuando el art dice que debe ser “fraudulenta”, para el resto se requiere un dolo general) La norma no exige cualidades especiales del autor, por ende puede ser cualquiera.

Delitos

1- Falsificación e imitación fraudulenta Inc. a) art 31 LMD – La norma contempla 2 delitos que han dado en llamarse por la doctrina “Falsificación” e “imitación fraudulenta”. 3 son los elementos que componen la conducta típica de éstos delitos: a) Falsificación o imitación fraudulenta de una marca o designación. 27

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Falsificar es reproducir de forma exacta o casi exacta la marca registrada o la designación protegida, siendo indiferente el medio que se utilice para efectuarla. Imitación de la marca consiste en fabricar o producir una marca/designación que resulte semejante o confundible con la protegida. Aunque es distinta, es confundible. La ley agrega que tiene que ser “fraudulenta”, lo que significa que es dolosa, efectuada con plena conciencia del potencial efecto confusionista y se quiere eso. c) finalidad de aplicar la marca/designación falsificada o fraudulentamente imitada a productos o servicios identificados con la marca/designación protegida, o a productos/servicios semejantes. Basta con la finalidad, sin necesidad que sean efectivamente aplicadas. d) Intención de comercializar las marcas/designaciones, o los productos/servicios a los que se hayan aplicado o se vayan a aplicar.

El delito se consuma con la fabricación o producción del objeto que constituye una falsificación o imitación de la marca/designación protegida. Es posible la tentativa. Son autores tanto los que ejecutan materialmente la conducta delictiva (fabrican) como también sus autores intelectuales y a quienes se le ha contratado/encargado su fabricación. En cuanto la prueba del dolo, la doctrina esta dividida: +OTAMENDI: acreditado el hecho objetivo de la falsificación, la mala fe es inexcusable +CABANELLAS: el dolo se presume salvo prueba en contrario +TRABALLINI DE AZCONA: no se puede presumir el dolo.

2- Uso fraudulento de una marca o designación. Inc. b) art 31 LMD – El uso fraudulento consiste en usar una marca falsificada o fraudulentamente imitada. La conducta típica tiene 3 elementos: a) Uso de la marca falsificada o fraudulentamente imitada. Si quien la usa o aplica es quien la falsificó o imitó estará ante concurso de delitos.

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Usar: aplicarla con finalidad identificatoria de un producto/servicio. También encuadran quienes aplican de cualquier forma la marca en infracción a los productos o sus envases, colocan cartel visible en el negocio, la publicitan de cualquier forma, etc. Es necesario que la marca sea usada como propia b) La marca/designación debe haberse aplicado a productos o servicios identificados o identificables con la marca/designación protegida o a productos/servicios semejantes c) Comercialización o finalidad de comercializar los productos o servicios a los que se le aplicó ilícitamente las marcas/designaciones. Basta con la mera intención de comercializarla.

3- Uso abusivo de una marca o designación Inc. b) art 31 LMD – El delito se denomina “uso abusivo” y consiste en usar una marca/designación auténtica sin la autorización de su titular. En general la doctrina ha subsumido 3 supuestos: a) Rellenado de envases. Lo ilícito es el llenado o rellenado posterior, careciendo de autorización del titular, siendo necesario que la marca infringida sea perceptible (no se incurrirá si la misma se ha suprimido). Pero no nos vallamos a un extremo, recordemos que como principio general, este tipo de ilícitos sólo puede ocurrir cuando el signo se utiliza con función distintiva y con finalidad comercial (no se daría en el ámbito doméstico y de uso familiar) b) Negativa del licenciatario a remover la marca del licenciante tras la extinción del contrato. c) Uso indirecto de marca ajena. Sería el caso de comercializar un bien promocionando que tiene por función o finalidad el ser utilizado en un producto o servicio de un tercero y usando la marca/designación de éste último tan ostensible que puede llevar a la confusión del público (allí la ilicitud). Al igual que los otros, la configuración de éste delito está sujeta al fin de comercialización de los productos/servicios que en forma no autorizada cuentan con la marca/designación, bastando solo la intención.

4- Venta de marca/designación falsificada, fraudulentamente imitada o utilizada sin autorización 29

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Inc. c) art 31 LMD – El delito se cometa cuando se ofrecen en venta o venden objetos sobre los que se materializa una marca/designación protegida, es decir, objetos que la corporeizan (etiquetas, envases, etc.). Venta: Toda disposición a título oneroso de los objetos en cuestión… pero no como simple materia prima, sino la que se efectúa a título de marca. Tres son las categorías previstas en la ley: a) Venta de objetos que materializan una marca/designación falsificada. El delito presupone a la falsificación fraudulenta, no siendo necesario que quien los realice sea la misma persona (concurso de delitos). b) Venta de objetos que materializan una marca/designación fraudulentamente imitada. Que también presupone el delito de imitación fraudulenta c) Venta de objetos que materializan la marca/designación, sin contar con la autorización del titular. Son objetos que no son falsificados o imitados pero su comercialización no fue autorizada por el titular del derecho intelectual afectado. El delito se consuma con la venta o puesta en venta, admite tentativa.

5- Comercialización de productos o servicios con marca falsificada o fraudulentamente imitada Inc. d) art 31 LMD – conducta típica consiste en poner en venta, vender o comercializar productos/servicios con marca falsificada o fraudulentamente imitada. Comercializa: quien libera el producto/servicio en forma onerosa al mercado. De acuerdo a la norma, también se encuentra prohibida y sancionada la puesta en venta de tales productos/servicios, es decir, la oferta. En cuanto los objetos que deben comercializarse para que se configure este delito, la ley contempla 2 categorías: a) Productos o servicios con marca falsificada. Dicho delito presupone, por lo menos, la comisión de otros dos: la falsificación fraudulenta de marca y el uso ilícito/fraudulento de marca falsificada.

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b) Productos o servicios con marca fraudulentamente imitada. También presupone la comisión de otros dos delitos: la imitación fraudulenta y el uso ilícito de marca fraudulentamente imitada. La ley no alude a la comercialización de productos/servicios identificados con una marca auténtica pero sin autorización de su titular, de éste modo, el legislador ha optado por desincriminar la comercialización de productos y servicios identificados con una marca y sin autorización del titular. El delito se consuma con la comercialización o puesta en venta. Admite tentativa.

Sanciones Dos son las sanciones previstas por la ley: prisión y multa. La primera corresponde a quien cometa un delito previsto por la norma, mientras que la otra es opcional. El mínimo previsto de prisión son 3 meses y el máximo de 2 años; y respecto a la multa, corresponde al poder ejecutivo actualizar anualmente el monto previsto (art 37 LMD – el producido de la multa irá a rentas generales) Respecto al concurso de delitos, rigen las reglas de código penal. Lo mismo sucede con la tentativa y la participación.

EXTINCIÓN DE LA MARCA Introducción Art 23 LMD – El derecho de propiedad de una marca se extingue por: a) renuncia de su titular b) vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro c) declaración judicial de nulidad o caducidad del registro.

Cumplimiento del plazo

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1- Duración de la marca Art 5 LMD – el plazo de duración de una marca es de 10 años…transcurridos, la marca se extingue salvo que haya sido renovada (art 23 LMD) El plazo de duración comienza a correr en el momento en que se otorga el título. El principio general es que los efectos de ésta causal extintiva operan desde el vencimiento del plazo, desde ese momento, el signo objeto de la marca queda incorporado al dominio público. Sin embargo la jurisprudencia ha considerado justificada la oposición al registro planteada por el titular anterior, en la medida en que el plazo transcurrido desde la extinción haya sido breve (“plazo de tolerancia excepcional”)

2- Renovación Introducción. Art 5 LMD – La extinción de la marca puede evitarse mediante su renovación, hace que el derecho marcario anterior continúe pero modificado en su dimensión temporal. La marca puede ser renovada indefinidamente (coherencia art 18 TRIPs) Requisitos Surgen de los art 5 y 20 Ley 22.362. Son 2: a) Carácter Sustancial: el uso de la marca. Si no ha sido usada no puede renovarse, asimismo el uso evita su caducidad. Para acreditar el uso, basta que el solicitante presente una declaración jurada; los terceros disconformes podrán, en todo caso, accionar judicialmente para que se declare la nulidad del acto de renovación o caducidad de la marca. b) Carácter Formar: la presentación de una solicitud de renovación de la marca antes del vencimiento de los 10 años. Es indiferente si el acto administrativo que concede la renovación fue otorgado con posterioridad al vencimiento del plazo si la solicitud fue presentada en término. La excepción a esto es la denominada “reinscripción” si se efectúa a poco tiempo de finalizado el plazo (plazo breve, depende de cada caso). Para conceder la renovación, la autoridad administrativa realiza un examen puramente formal, y la denegatoria es recurrible en sede judicial (art 21 Ley 22.362)

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Efectos La duración de la marca se extiende por 10 años más, por ende: a) el signo marcario puede renovarse sin ser modificado de su configuración original; b) la renovación solo opera respectote los productos y clases en los que la marca ya está registrada (puede ser mas acotada que la original, pero no mas amplia) Quien pretende extender los límites indicados debe registrar una nueva marca con nuevo signo o la marca en otras clases que esté interesado.

Renuncia

Es una declaración unilateral de voluntad del titular de una marca, por la cual abdica de su derecho exclusivo sobre el signo registrado. Si hay co titularidad, el art 9 dice que la marca sólo se extingue si todos los cotitulares renuncian. La norma no distingue, por ende la renuncia puede ser total o parcial. Solo tiene eficacia en caso de ser efectuada ante el INPI, y las formalidades previstas para éste acto son similares a las establecidas con relación a la transferencia de marca. No es válida la renuncia tácita, y tampoco implica tal la no explotación de la marca (lo que podría generar la extinción del derecho intelectual). La renuncia extingue la marca con efectos ex nunc, desde la presentación administrativa correspondiente, su publicación es solo informativa. Aplicando los principios generales, la renuncia no puede perjudicar derechos de terceros.

Nulidad

1- Normativa aplicable

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Art 23 Ley 22.362 – el derecho de propiedad de una marca se extingue por declaración de nulidad del registro Art 24 – Son nulas las marcas registradas: a) vs. la ley; b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero; c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

2- Vicios Art 24 enumera vicios de nulidad de marca, pero no es taxativa, pues pueden generar la nulidad la infracción a normas ajenas a la LMD. Se trata, en general, de supuestos de nulidad absoluta.

+ Marcas vs. la Ley: (Inc. a) La fórmula legal no es taxativa, entre otros supuestos subsumibles aquí podemos incluir: a) vicios en la legitimación o capacidad del titular (solo personas hábiles, mayores de edad y con interés legítimo) b) vicios en el signo (art 1 a 3 de LMD determinan que signos son registrables como marcas). Ej, signos no registrables, genéricos o descriptivos, idénticos a marcas ya registradas, contrarias a la moral y buenas costumbres, engañosas, etc. (ante la duda es a favor del derecho, contra la nulidad) c) vicios en el procedimiento (el defecto formal tiene relevancia sustancial)

+Marcas de hecho pertenecientes a un tercero: (Inc. b) La finalidad de ésta norma es brindar algún tipo de protección a la marca de hecho, pues si la marca otorgada ya hubiese sido explotada por una persona distinta al solicitante, antes de la presentación de la solicitud, y se cumplen ciertos requisitos adicionales, corresponde declarar su nulidad. Se dará la nulidad del registro de una marca de hecho explotada por un tercero, en la medida que concurran los siguientes requisitos: a) Identidad o semejanza con una marca de hecho anterior (de un tercero) conforme a cómo haya sido efectivamente utilizada 34

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b) Difusión suficiente de la marca de hecho que obstaculiza el registro. Es necesario que se conozca en nuestro país, y antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca cuya declaración de nulidad se pretende. c) Culpa o dolo del titular de la marca. El solicitante conocía o debía conocer, al tiempo de la presentación de la solicitud, que la marca pertenecía a un tercero (supuestamente conoce porque es una marca difundida).

¿Se aplica la norma a marcas extranjeras? Si bien la marca está registrada en el extranjero, es de hecho en nuestro país…art 6 Convenio de París, establece que estarán igualmente protegidas. La CSJN interpreta al igual que lo que surge de nuestra legislación interna, bastando que la marca de hecho alcance cierta difusión en nuestro país para ser protegida, sin ser necesario que la misma sea notoria (por eso nuestra legislación interna supera al convenio del parís), ni tampoco requiere la culpa/dolo. Se trata de un supuesto de nulidad absoluta pues la norma busca proteger los intereses del titular de la marca y del público consumidor.

+Marcas especulativas: (Inc. c) La ley declara la nulidad cuando se quiere comercializar la marca misma, pues quien la solicita carece de interés legítimo para hacerlo, pues sobre el titular de una marca cae la carga de usarla (art 5,20 y 26 LMD), pues la no explotación impide su renovación y justifica su declaración de caducidad. Dos son los requisitos para que se declare la nulidad de una marca por ésta causa: a) Registro de una marca con intención de comercializarla. Debe tratarse de una “marca especulativa”, toda comercialización posterior de la marca resultará un indicio relevante. El no uso es una condición necesaria pero no suficiente. El vicio debe ser originario. b) Habitualidad en el registro de marcas especulativas. El acto aislado no es sancionado. Se trata de un supuesto de nulidad absoluta, y sus efectos no solo repercuten sobre el titular originario, sino también sobre los eventuales adquirentes (buena o mala fe).

3- Interpretación

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Si bien la LMD carece de una norma explícita al respecto, las marcas otorgadas se presumen legítimas (pues en el trámite de concesión se permiten a los terceros interesados el derecho de intervenir).

4- Efectos La declaración de nulidad de una marca tiene efectos retroactivos a la fecha de su registro. Declarada la nulidad, el signo se incorpora al Dominio Público, por lo que cualquier tercero puede usar el signo o pedir su registro. Dada la retroactividad de los efectos, resultan lícitas todas las conductas efectuadas durante la vigencia formal de la marca. Nulidad: a) Total b) Parcial a. En cuanto al objeto al que se aplica la marca b. En cuanto al signo

5- Tribunal Competente Solo el poder judicial puede declarar la nulidad (art 23 y 45 LMD), siendo competente la Justicia Federal en lo Civil y Comercial 6- Legitimación activa Varía si es una nulidad absoluta o relativa: a) absoluta a. a pedido de la autoridad administrativa de aplicación b. a pedido de un tercero interesado c. de oficio b) relativa – solo a pedido del tercero en cuyo interés se establece la nulidad

La vía procesal para articular la nulidad puede ser tanto Acción como Excepción.

7- Prescripción 36

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Art 25 LMD- Plazo de 10 años que comienza a correr desde el otorgamiento de la marca. Si la nulidad se funda en una causa ajena a ésta ley, rige el plazo de la razón que se invoque (derecho común). La jurisprudencia se inclina por considerar que si la nulidad es absoluta, el plazo es imprescriptible (Convenio de París)

8- Nulidad de una solicitud de registro de marca También es factible la anulación de una solicitud de marca

9- Acción reivindicatoria Por diversos motivos puede suceder que quien figura como titular de una marca no sea quien tiene derecho a ella, ésta acción es la que entabla quien pretende que se le reconozca la titularidad registral de la marca a la que considera tener derecho. La LMD no la regula, pero la menciona en su art 11, por ende se entiende que es viable pues la legislación la presupone. Más expresivo es el Convenio de París en art 6 septies… supedita la acción a que la leu del país lo permita, y como nuestra legislación la menciona, concluimos que la admite.

Caducidad 1- Introducción Art 26 LMD – La caducidad de la marca se produce por su no utilización durante el plazo legal de 5 años previstos para la iniciación de la acción, salvo fuerza mayor.

2- Requisitos Son 2:

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A) No uso de la marca: el uso de la marca es una carga que pesa sobre su titular (art 5, 20 y 26 LMD). La carga se cumple al utilizar la marca dentro de un cierto plazo, y el modo de contarlo varía si se analiza la caducidad o la validez de su renovación. En éste último solo puede ser renovado si el signo registrado ha sido utilizado dentro del plazo de 5 años anteriores al vencimiento; mientras que para la caducidad, lo que cuenta es que la marca haya sido utilizada, con seriedad, en algún momento dentro de 5 años, comenzando a contar desde el otorgamiento. Es indispensable la “declaración de caducidad”, que un tercero promueva la acción de caducidad (si se usa dps de esto no cuenta para evitar la declaración). La renovación no afecta al transcurso del plazo. ¿Qué califica como uso relevante a los efectos del cumplimiento de la carga de uso?... Dos criterios: a) amplio: cualquier uso de la marca es relevante siempre que se exteriorice; b) estricto: solo la comercialización efectiva con la marca. Lo que coincide en ambas, es que la marca debe ser usada en la comercialización, entendida como todo acto de disposición a título oneroso; siendo suficiente que se pueda asociar al producto o al servicio con la marca (sin necesidad de que el signo esté aplicado materialmente sobre el producto). Todos aquellos actos que no impliquen la comercialización, no responden al “uso” para cumplimentar con la carga, en base a nuestra legislación (aunque como todo hay opiniones encontradas en la doctrina y jurisprudencia), salvo con el uso del signo como nombre comercial o designación (art 26 in fine LMD). Sea como marca de un prod/serv, o como designación de una actividad, el uso del signo sólo implicará cumplimiento de la carga si es: a) Uso exterior, público (trascienda los límites internos de la empresa) b) Uso serio, con una entidad mínima, teniendo en cuenta el caso en concreto (revele de forma inequívoca la intención de comercializar los productos/servicios con esa marca). Siendo parámetros: i. Cuantitativo: la comercialización alcance cierto volumen, apreciando el caso concreto ii. Temporal: extenderse por un período mín. de tiempo, que se haya verificado en algún momento de los 5 años; analizando el caso en concreto. 38

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iii. Geográfico: debe superar una extensión geográfica mínima, siendo una pauta flexible en el caso concreto c) En principio, debe ser el signo registrado, admitiendo ciertas alteraciones mínimas. Lo decisivo es que el consumidor asocie la marca con el producto/servicio (art 5C Párr. 2 Convenio París) d) El uso debe ser local, solo cuenta el uso de la marca en Argentina (art 26 LMD). Siendo las exportaciones una actividad no válida para probar el uso marcario en la oficina nacional, pero sí la importación. e) La comercialización debe ser realizada por el titular de la marca o un tercero autorizado (ppios grales y art 19.2 TRIPs). La autorización debe ser anterior al uso del tercero. La carga de la prueba del uso recae sobre el titular de la marca. Pero se ha entendido que quien alega la caducidad de la marca debe probar su falta de uso, aunque admitiendo que la inacción probatoria del titular de la marca crea una “seria presunción” en su contra. La jurisprudencia entiende que la caducidad de la marca debe ser interpretada de forma restrictiva. Para la caducidad, el plazo de 5 años comienza a correr desde la concesión de la marca; su utilización interrumpe el plazo. El criterio referido no se altera por la eventual renovación de la marca. La norma expresamente admite el incumplimiento fundado en fuerza mayor, en cuyo caso no opera la caducidad, siendo coherente con el art 5C.1 del Convenio de Paris y con el art 19 del TRIPs. Para definir la fuerza mayor tenemos que remitirnos al código civil en el art 514. Algunos casos de justificación serían: 1) falta de aprobación oficial para comercializar el producto 2) imposición de restricciones a la importación 3) inundación, guerra, imposibilidad o gran dificultad de abastecimiento de materias primas, etc.… La carga de la prueba de obstáculo pesa sobre el titular de la marca o, en general, sobre quien esté interesado en evitar que se declare su caducidad. De resultar acreditada la causa de justificación, suspende el plazo de caducidad. Y respecto a la renovación y como influye en ella, la doctrina está dividida. 39

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B) Declaración Judicial de caducidad: art 26 LMD- La caducidad solo puede declararse en sede judicial, por acción iniciada por tercero, es decir, las marcas no caducan de hecho o automáticamente por el mero transcurso del tiempo. El uso posterior al plazo vencido “purga” la falta de explotación siempre que sea anterior al planteo de la acción de caducidad. Solo pueden solicitar la declaración de caducidad de la marca quienes tienen un interés legítimo, siendo esto interpretado de forma amplia. Además de estar legitimado el INPI. Son competentes para entender en la materia los juzgados civiles y comerciales que corresponden al domicilio del demandado. La acción de caducidad no prescribe, pero se posterga.

3- Efectos Art 23 LMD- la caducidad es una causa de extinción de la marca. Con su declaración cesa el poder de exclusión que ostenta su titular, posibilitando a cualquier tercero el utilizar el signo en cuestión, e incluso, solicitar su registro (puede hacerlo el mismo titular cuya caducidad fue declarada). Los efectos proceden: a) para un sector desde la declaración, retroactivamente a la acción; b) para otro sector desde el pronunciamiento judicial.

DESIGNACIONES

El art. 27 de la ley de Marcas y Designaciones (LMD) la define como ”nombre o signo con el q se designa una actividad, con o sin fines de lucro” y finaliza el artículo diciendo q la designación es propiedad para los efectos d esta ley. Así surgen 2 significados:

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Como objeto del derecho intelectual subjetivo que a continuación se explicará. 40

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-

Como derecho intelectual subjetivo: que atribuye la facultad de explotar de forma exclusiva al signo que identifica la actividad y que no está registrado como marca, ya que si estuviera registrado como marca sería 1 derecho marcario. Elementos de este D intelectual:  Sujeto activo: el titular  Sujeto pasivo: la comunidad ya que es una derecho oponible erga omnes.  Objeto del D: el signo distintivo que identifica una actividad lucrativa o no lucrativa (fundación, asociación, etc) o el establecimiento que la despliega. No es lo mismo q nombre social, que designa a una sociedad  Contenido del D: da facultad de uso exclusivo con el objeto de identificar a la actividad.

Diferencias entre el nombre comercial (así lo llama la doctrina) que es sinónimo de designación, y nombre civil:

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D: identifica la actividad o al comercio. NC: se aplica a las personas

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D: es un derecho intelectual. NC: es un atributo d la persona.

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D: no hay obligación de uso de la designación, mientras si hay obligación de poseer 1 nombre civil.

Comparación entre marcas y designaciones: (M es marca D es designación)

La D es igual q la M 1 derecho intelectual, por eso es q con las salvedades pertinentes q voy a escribir después, se aplica a las D el mismo régimen jco, o muy similar q el d las M. La M designa productos o actividades, la D solo identifica actividades. El sujeto que identifica su actividad con una designación, está protegido por el régimen jco d las designaciones, pero en caso q quiera registrarlo como marca además gozará de la protección marcaria. El D marcario se adquiere con el registro mientras q la designación con el uso. En M el derecho de explotación exclusiva se extiendo a todo el país, en D algunos autores opinan q abarca todo el país,

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otros opinan q llega hasta donde sea conocida. D se extingue x cese de uno y renuncia. La M se extingue x cumplimiento del placo, caducidad (5 años sin usarla) nulidad y renuncia.

Requisitos para la adquisición del derecho

A modo introductorio podemos decir q el art. 28 dice q la propiedad de la D se adquiere con el uso y solo con relación al ramo en q se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo. Por ende redondeando, el derecho se adquiere c el USO. Pormenorizando:

1- Requisitos en relación al signo: debe ser inconfundible con las preexistentes en el mismo ramo y además se aplican los arts. 1, 2 y 3 de la ley, por interpretación sistemática. Debe tener capacidad distintiva, igual q en marcas. No pueden ser objeto d 1 designación:

 Nombres palabras o signos q sean designación necesaria o habitual d la actividad  Nombres, palabras o signos descriptivos de la naturaleza, función, cualidades d la actividad. Ej. “estudio jurídico” “panadería”  Signos q han pasado al uso gral. para designar la actividad q se quiere distinguir. Igualmente acá la fecha a tener en cuenta es la del comienzo del uso xq como antes dije se adquiere el derecho x el uso.  Respecto d los colores; si es el color natural de la actividad no puede registrarse, de lo contrario si puede.  Cuando escribí el art. 28 más arriba, el vago hace una interpretación xq dice q es confuso, y concluye en q no son apropiables como designaciones:

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las q sean idénticas o semejantes a marcas registradas o solicitadas con anterioridad al comienzo de uso d la designación, siempre q la actividad que pretende identificarse es semejante o idéntica a una actividad contemplada en la clase donde está la marca registrada o solicitada. Yo lo entiendo así: se registro o solicito la registración d 1 marca “zapatería pito largo” y un vago 42

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hace zapatos y quiere designar su actividad o su comercio como “zapatería pito largo”, entonces no puede, si esa marca está en la clase, supongamos, indumentaria. A su vez, dice q se aplican plenamente los incisos a y b del art. 3 LMD.

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Las idénticas o semejantes a designaciones preexistentes: distinguiendo, si están en distinto ramo o territorio, se puede tranca, si hay igual ramo o igual territorio, entonces no puedo en principio, en realidad puede y estaría mandándose una cagada legal (léase un ilícito), en este caso, podría un sujeto con interés legitimo oponerse, tiene un ano desde el comienzo del uso por el infractor, si en un ano no lo hace, lo adquiere por usucapión el infractor. Esto lo explico bien en puntos siguientes.

 Denominaciones de origen por resultar aplicable al art. 3 LMD  Signos oficiales de naciones, organismos internacionales o religiosos.  Nombre o seudónimo o retrato de una persona sin el consentimiento de él o sus herederos hasta el cuarto grado inclusive  Designación engañosa.  Signo contrario a la moral y bien común (aplicable a mi caso de pito largo)

2- Requisitos con relación al uso:

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Público: debe trascender a terceros ajenos a la actividad.

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Efectivo: es lo q puse arriba en la introducción al pto. 2

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Serio: al público se le debe hacer fácil distinguir q el signo esta designando una actividad. En cuanto al tiempo de uso para q se adquiera, es claro q debe haber un tiempo pero depende del caso concreto, igual q cuantas personas deben conocerlo para q se adquiera x el uso, ver caso concreto dice S Herrero. No tiene q darse el uso en un determinado territorio para q se adquiera, x

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ejemplo no hace falta “en toda la Argentina” o “en toda la ciudad”, se ve el caso concreto.

Titularidad: cualquier persona q realiza la actividad así sea, jurídica, física, nacional o extranjera. El vago tiene derecho a la exclusividad en la identificación de determinada actividad de un ramo en un cierto territorio, pero con límites:

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Con relación al uso: puede impedir q otro sujeto la use siempre q el uso sea con el fin de identificar una actividad, por ende si lo hace con fin no identificatorio o para identificar otra cosa q no sea una actividad, no puede impedir. Además, obvio, es necesario q se superpongan ramo y territorio

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Con relación a la actividad: acá hay q ver q es mismo ramo, el vago dice q no es necesario q la actividad sea idéntica a otra, sino q basta con que el cliente pueda confundirse. Agrega que si el sujeto es una persona jca, lo q se ve es la actividad, por ende otro sujeto no puede oponerse a q una persona jca utilice esa designación para una actividad si la actividad es distinta aunque pertenezca al mismo ramo.

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Con relación al territorio: 2 posturas: la primera dice q el derecho el titular de la designación puede usarlo en toda la argentina, otros opinan q es en el territorio donde se desarrolla la actividad o donde los consumidores la conocen. Esta según S Herrero es la mejor xq es imposible conocer todas las designaciones en todo el territorio nacional y en la práctica hay mil designaciones idénticas q conviven en distintas localidades del país.

PARA VER SI HAY CONFUSION DE DESIGNACIONES HAY Q CONSIDERAR 3 COSAS LOS SIGNOS UTILIZADOS, LA ACTIVIDAD EN JUEGO, Y EL FACTOR TERRITORIAL. SI ELV TIPO USA EL MISMO SIGNO PARA IDENTIFICAR UN ACTIVIDAD DEL MISMO RAMO Q LA MIA Y ENCIMA EN EL MISMO TERRITORIO SEGÚN LA 2DA POSTURA SEGÚN VIMOS ARRIBA

Usucapión: 44

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Para adquirir esta especie de cotitularidad con el titular de la designación, se aplican los mismos requisitos que para la adquisición, ya q justamente esta es una designación igual a otra en igual ramo e igual territorio, es decir acá el infractor quiere usucapir. En cuanto al uso rigen las mismas limitaciones q arriba analicé y además: el signo fue usado por un ano desde el primer uso, sin interrupción material (deja de usar el infractor) jurídica (titular realiza un acto idóneo de oposición, x ej. carta documento, acción judicial, etc). El uso lo debe probar el q pretende usucapir. Efectos entre el titular anterior y el adquiriente por usucapión:

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Acciones entabladas por el titular contra el infractor antes de cumplido el ano, se rigen x leyes comunes 3 anos para acciones de responsabilidad civil y 2 para acciones penales.

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Posteriores al ano: no podrá realizar acción alguna.

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Acción de cese de uso entablada antes del ano, interrumpe la prescripción adquisitiva en curso y justifica la orden de cese por la autoridad judicial, sin perjuicio de las demás sanciones penales y civiles q puedan aplicarse.

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Acción de cese de uso entablada después del ano, no genera un puto efecto. Igualmente, siempre el primer titular tiene el derecho intelectual a la designación, nada mas q ahora hay un cotitular q es el nuevo propietario.

Entre terceros: Operada la prescripción adquisitiva, los dos cotitulares pueden oponerse a terceros y un tercero puede volver a usucapir, pero el plazo de un ano se computará desde q la primera usucapión se perfeccionó.

Este derecho de usucapión no opera en marcas.

Extinción del derecho a la designación:

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Por cese de la actividad o cierre del negocio.

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Cese de uso de forma definitiva.

Efectos: si hay un titular solo, el derecho pasa al dominio público, si hay 2, el otro acrece.

PATENTES

Hay mucha legislación internacional el convenio de Paris, Acuerdo Trips del s XX, también la CN y la ley de patentes.

Concepto: -

El art 4 define a la invención patentable como toda creación humana susceptible de transformar la materia o la energía con el objeto de aprovechamiento humano. Se la critica x defectuosa xq hay creaciones algunas q no son patentables x ej. el software, como veremos luego, aunque está protegido x el derecho de autor.

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Cabanellas la define como toda invención novedosa que entraña una actividad inventiva y tiene aplicabilidad industrial.

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Segade dice q es una regla técnica para un procedimiento técnico.

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Igualmente la mejor manera de definir según Melo es analizando sus requisitos, que son:

Positivos:

 Novedad: es novedoso todo conocimiento no comprendido en el estado de la técnica q es el conjunto de conocimientos científicos o 46

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tecnológicos existentes en una materia en un momento dado. Siguiendo 3 reglas: 1. Objetividad q quiere decir q debe ser algo nuevo para todos no solo para el q lo inventó. 2. Universalidad: es decir q debe ser novedoso en todos los países, esto es xq se sigue el criterio de la “novedad absoluta”(contra el criterio de la novedad relativa q se circunscribe al ámbito nacional). 3. Irreversibilidad de la pérdida de la novedad: una vez q ingresó en el estado de la técnica ya no volverá a salir. Como ingresa al estado de la técnica? X cualquier medio de difusión, puede ser por comercialización del producto, publicidad científica, por TV, radio, etc. Q pasa si ingresa 1 producto x violación al deber de secreto? Pierde el carácter novedoso x mas q la divulgación sea antijurídica. Momento q se toma para ver si ingresó al estado de la técnica: el de la solicitud de la patente o el día de la presentación de la solicitud de patentamiento en la oficina extranjera (x la prioridad q luego analizaré). En caso q el solicitante o sus causahabientes hayan incorporado la invención x cualquier medio de comunicación o por una exposición realizada acá o en el extranjero, dentro el ano anterior a la fecha de solicitud o prioridad reconocida, no se considera divulgado; es 1 plazo de gracia q se invocará cuando se solicite la registración.

 Altura inventiva: la labor del inventor no debe ser obvio o evidente, de manera q pueda inferirse del estado de la técnica de forma fácil para un experto en la materia. Q pasos habrá q realizar para ver si se cumplió este requisito: A: determinar el contenido de la invención (reivindicación) B: determinar el estado de la técnica en la materia C: establecer la diferencia entre estos 2 47

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D: construir un prototipo d experto en la materia E: evaluar si ese tipo puede inferir el contenido de la invención de forma evidente del estado de la técnica determinado.

 Aplicabilidad industrial: debe ser el invento susceptible de utilización en la industria en sentido lato, desde una agrícola hasta un servicio y además debe ser algo materia q pueda reproducirse. Por eso es q no puede patentarse algo q produzca solo un efecto sobre el intelecto humano pero no algo material como por ejemplo los métodos matemáticos.

Negativos: exclusiones a la patentabilidad que se dividen entre las del Art 6 y las del 7 y según S Herrero todas son creaciones humanas q no son invenciones o q siéndolo no cumplen algún requisito positivo, o q si son creaciones humanas con los requisitos pero igualmente se prohíbe su patentamiento:

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Art 6:  Los descubrimientos: xq es algo q preexistía, no es una creación humana. Algunos autores distinguen entre el “mero descubrimiento” q no posee aplicabilidad industrial y no es patentable y el q si tiene q seria patentable.  Teorías científicas  Métodos matemáticos  Obras literarias, artísticas o estéticas.  Planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos, para acts. Socio-económicas. 48

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 Programas de computación  Materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza, léase, plantas, animales, microorganismos y todo materias biológico o genético. -

Art 7:  No es patentable lo q deba prohibirse x orden público, la moral, para proteger la salud, la vida de personas y animales para preservar vegetales o evitar graves daños en el medio ambiente. Si la invención es susceptible de uno ilícito pero también licito, entonces puede patentarse.  El material genético y biológico existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal, humana. En cuanto a este supuesto S Herrero distingue:

•

Patentes de producto: microorganismos son patentables salvo los preexistentes en la naturaleza; plantas preexistentes no son patentables, no preexistentes se excluye si son plantas enteras, si son partes de plantas no preexistentes sí; animales según SH la exclusión es inconstitucional y carece de base legal.

•

Patentes de procedimiento: no son patentables lo procesos biológicos preexistentes en la naturaleza, ni los esencialmente biológicos, que son los q utilizan estructuras y mecanismos biológicos existentes con el fin de lograr un resultado productivo distinto a los preexistentes en la naturaleza. Si son patentables los procedimientos microbiológicos, q son los q utilizan microorganismos para producir nuevos microorganismos o los procedimientos industriales q utilicen microorganismos. Todos estos q dije q no son patentables no lo son por no tener altura inventiva.

Titularidad de la patente: persona física o jurídica nacionales o extranjeras con domicilio constituido en el país.

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El derecho a la patente lo tiene el inventor y sus herederos, siendo necesaria la exteriorización de cualquier forma que salga de lo interno del inventor. Derecho fundamentales: goza de la protección del régimen de confidencialidad, tiene derecho a solicitar el registro de la patente; y estos dos derechos son transferibles total o parcialmente y por cualquier medio. Según el art9: salvo prueben contrario se presume inventor la persona que se designa como tal en la solicitud de la patente o modelo de utilidad.

Invenciones laborales.

•

De encargo: dado en el marco de una relación laboral cuyo objeto total o parcial es la realización de inventos. El derecho a la patente lo tiene el empleador y el empleado no tiene derecho a una remuneración suplementaria salvo q su aporte haya excedido de manera evidente el contrato o relación laboral.

•

De experiencia: el invento está relacionado con la actividad del empleado, y el mismo lo realizo con conocimiento y/o medios de la empresa. El empleador puede optar en el plazo de 90 días desde que el empleado comunico la realización del invento, por quedarse con la titularidad o reservarse el derecho a la explotación, de elegir uno de estos dos debe compensar económicamente al empleado; sino opta por ninguno de estos dos el derecho total es del trabajador.

•

Libres: no encuadra en ninguno de los dos ítems superiores, el derecho es el del empleado y no recibe remuneración extra.

Derecho moral de inventor: es el derecho a ser mencionado en el titulo, el inventor lo posee siempre, también en las tres invenciones laborales, sea el inventor solicitante de la patente o no.

Procedimiento de concesión de la patente: las patentes y certificados y modelos de utilidad nacen con el otorgamiento por acto administrativo, igualmente hasta tanto el inventor goza del amparo de la ley 24766(ley de confidencialidad), y de la titularidad de la patente. El art 3 de la ley de patentes se 50

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ocupa del procedimiento de concesión de la patente y del modelo de utilidad, supletoriamente rige la ley de procedimientos administrativos. Las etapas son: presentación de la solicitud, examen preliminar, publicación de la solicitud, examen de fondo, observaciones a la solicitud, respuesta del solicitante, resolución administrativa y eventualmente etapa recursiva. El procedimiento tramita ante la Administración Nacional de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) Etapas: 1) Presentación de la solicitud: acto jurídico por el cual el otorgante afirma la existencia de su derecho sobre la invención y exige su reconocimiento. Se producen los siguientes efectos: •

Formal: inicio del procedimiento administrativo.

•

Sustanciales:  La fecha de presentación determina la prioridad, para el caso que varios hayan hecho la misma invención.  Fija la fecha a los efectos de determinar la incorporación al estado de la técnica.  Comienza el plazo de duración de la patente o modelo de utilidad (patente 20 anos, modelo de utilidad 10).  La fecha de presentación determina la prioridad internacional. Suponiendo que la solicitud en argentina que efectué el inventor a nivel internacional, comienza a correr el plazo de un año para poder invocar la prioridad.

Se debe incluir con la solicitud información y documentación pertinente. Es posible introducir cambios en la solicitud dentro de los 90 días de presentada siempre que no incluya extensión del objeto; y esto no altera la fecha. Pueden ingresar cambios el inventor, sus herederos en forma personal o por representantes, en invenciones laborales de encargo y de experiencia cuya titularidad haya optado por asumir el empleador, puede introducir cambios el empleador también.

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Prioridad internacional: establece el art 4 apartado A párrafo 1 del convenio de parís: “quien hubiere solicitado la patente o modelo de utilidad en alguno de los países de la Unión, o su heredero, gozara para solicitar el registro de la patente en los otros países de la Unión, un derecho de prioridad”. Adquiere este derecho el que realiza un depósito de solicitud nacional, regular (depende de la regularidad formal y no de la sustancial). Requisitos para q opere el instituto de la prioridad internacional: •

La solicitud presentada en nuestro país no debe tener mayor alcance que la reivindicada.

•

Debe haber reciprocidad en el país de la primera solicitud (S Herrero dice que no es necesario que se trate de una país unionista)

•

Entre la presentación local y la fecha de prioridad invocada no debe haber pasado más de un ano desde la primera solicitud (el día del depósito no se incluye en el plazo).

•

El solicitante debe ser el mismo o su heredero.

•

El solicitante debe reivindicar expresamente la prioridad.

•

El solicitante debe acreditar la presentación cuya fecha de prioridad reivindica. Debe presentar una declaración de prioridad y copia certificada por la oficina de origen; si esto no se cumple en 90 días se pierde el derecho a la prioridad.

A los efectos del examen de patentabilidad, se sustituye la fecha de solicitud en argentina por la de solicitud en el extranjero cuya prioridad de invoca (esto también se usa para el análisis de la actividad inventiva).

Desistimiento de la solicitud: el enunciante pierde todos los derechos derivados de la solicitus. Pero no el derecho a la patente ni el amparo de la ley de confidencialidad 24766, prueba d esto es q puede hacer una nueva presentación para la registración considerándose como fecha, en este caso, la de la ultima solicitud. Si la titularidad es de 2 personas, la otra acrece y la q renuncia ya no puede volver a solicitar, ha perdido el derecho.

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Contenido de la solicitud: la ley requiere “unidad de invención”, tanto cuando es un invento o cuando hay varias invenciones en la solicitud que integran un único concepto inventivo (q las 2 refieran a un único problema técnico). La ley de patentes obliga q que si hay varias reivindicaciones debe haber una referida al objeto principal y las otras subordinarse a ella. Si las invenciones contenidas en una única solicitud integran un único concepto inventivo, estamos ante una “solicitud compleja”, q de ser dividida serian dos “solicitudes divisionales”, esta división la puede solicitar el mismo inventor o si no puede ser por intimación de la administración nacional de patentes, que dará 30 días para q divida las solicitudes bajo apercibimiento de tenerla por abandonada. Una vez divididas, la segunda tendrá la misma fecha q la primera.

Además:

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Descripción clara y completa del invento, q contenga una o varias reivindicaciones, las necesarias en fin.

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Acompañar la documentación pertinente, para eso tendrá un plazo de 90 días desde la solicitud.

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Si se solicita prioridad, acompañar la documentación correspondiente. Si no se acompaña en los 90 días de arriba, chau petición de prioridad.

Igualmente se dará fecha cierta a la solicitud si se dan los siguientes requisitos:

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Declaración de q se solicita la patente

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Identificación del solicitante

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Descripción de la invención

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Una o varias reivindicaciones

DESCRIPCION DE LA INVENCION

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La descripción de la invención cumple dos funciones principales:

a) Sirve para la interpretación de las reivindicaciones, contribuyendo a delimitar cuál es el ámbito de actuación exclusiva del titular de la patente y por exclusión, cual es el ámbito de lo permitido a tercero.

b) Permite que la invención sea conocida y ejecutada por terceros.

REQUISJITOS PARA LA DESCRIPCION DE LA INVENCION:

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Debe referirse a la invención o invenciones objeto de las reivindicaciones.

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Debe ser suficientemente clara y completa como para que un experto con conocimientos medios en la materia pueda, a partir de ella, fabricar o producir la invención. Si es una patente de producto deberá describirse tanto el producto como el procedimiento parta obtenerlo; si es una patente de procedimiento, bastara con su descripción.

La invención objeto de una reivindicación contenida en la solicitud debe ser descriptas en su totalidad o en su defecto debe rechazarse la solicitud en lo que respecta a la reivindicación no abarcada por la descripción. Si la patente fue otorgada indebidamente deberá declararse la nulidad parcial. La descripción, pues, debe habilitar al experto tipificado en la norma para fabricar o producir la invención, apelando a una diligencia normal y sin que deba recurrir a un esfuerzo investigativo extraordinario.

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La ley exige que se incluya el mejor método para “ejecutar” la invención, esto es, ponerla en obra, fabricarla, producirla. Ahora ¿cuál es el mejor método?... la doctrina entiende que debe

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interpretarse en sentido económico: es decir el que permite una explotación más eficaz de la invención.

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Los métodos y procedimientos descriptos deberán ser aplicables directamente en la producción.

CONTENIDO DE LA DESCRIPCION QUE DEBE ESTAR ENCABEZADA POR EL TITULO DE LA PATENTE.

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Descripción del campo técnico al que pertenece la invención.

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Una descripción del estado de la técnica en ese dominio, conocido por el inventor, indicando preferentemente los documentos que lo divulgaron.

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Una descripción detallada y completa de la invención. Deberán destacarse las ventajas con respecto al estado de la técnica conocido, de un modo comprensible para una persona versada en la materia.

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Una breve descripción de las figuras incluidas en los dibujos, si los hubiere.

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El mejor método conocido para ejecutar la invención, y elementos que se empleen.

REIVINDICACION Y DESCRPCION DE LA INVENCION

No debe confundirse ambos términos. La reivindicación pretende delimitar cuál es el ámbito de actuación exclusiva del titular de la patente; mientras que la descripción tiene por objeto instruir a terceros respecto de qué es la invención, y principalmente, permitirle su ejecución.

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EL INCUMPLIMIENTOS DE ESTE REQUIISTO JUSTIFICA EL RECHAZO DE LA SOLICITUD DE PATENTE. Y DE HABER SIDO OTORGADO EL TITULO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, ES FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SU DECLARACION DE NULIDAD.

LAS REIVINDICACIONES

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección debiendo ser claras y concisas; pudiendo consistir dicho objeto en un producto o en procedimiento. El derecho conferido por la patente se determina por las reivindicaciones, aunque la descripción y los dibujos o planos, o el material biológico depositado sirven para interpretarlas. 3 son las funciones principales que cumplen las reivindicaciones:

-En relación con la concesión de la patente, las reivindicaciones sirven para: determinar si la invención es patentable y evaluar si existe unidad inventiva. -En relación con explotación de la patente, las reivindicaciones delimitan el ámbito de actuación exclusiva del titular. -En relación con la extinción de la patente, permiten conocer qué tecnología se incorpora al dominio público.

De acuerdo con el art. 22 del decreto 260/96, la reivindicación debe contener:

a) un preámbulo indicando su comienzo con el mismo título con que se ha denominado la invención, comprendiendo a continuación todos los aspectos conocidos de la invención surgidos del estado de la técnica más próximo b) los elementos que establezcan la novedad de la invención y que sean necesarios e imprescindibles para llevarla a cabo.

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En suma la reivindicación debe fundarse en la descripción de la invención, sin excederla. En su defecto, corresponde rechazar la solicitud. Si, a pesar, de ello la patente es concedida, será total o parcialmente nula.

Por último, según la ley existen dos clases de reivindicaciones: LA PRINCIPAL Y LAS SUBORDINADAS O DEPENDIENTES. La primera se refiere al objeto central o principal de la invención y es independiente y esencial. Las restantes son aquellas que, aunque contienen algún elemento inventivo, dependen de la principal. Por ejemplo: de una solicitud cuya reivindicación principal se refiere a un producto la reivindicación subordinada podría ser la referida al procedimiento para obtenerlo.

EXAMEN PREELIMINAR

De acuerdo a la ley, la Administración Nacional de Patentes realizará un examen preeliminar de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario o se subsanen omisiones. De no cumplir con esto en un plazo de 180 días, se considerará abandonada la solicitud. En definitiva se trata de una instancia en la que se examinan aspectos puramente formales de la solicitud (identificación del solicitante, etc.).

CONFIDENCIALIDAD

La solicitud de patente en trámite será confidencial hasta el momento de su publicación. Su incumplimiento se encuentra sancionado con pena de prisión de 8 meses a 4 años.

PUBLICIDAD DE LA SOLICITUD 57

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La ANP procederá a publicar la solicitud patente en trámite dentro de los 18 meses, contados a partir de la fecha de la presentación. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado. Superado el examen preeliminar, entonces, corresponde publicar la solicitud. De este modo, se divulga la tecnología que se pretende patentar. Asimismo, los terceros interesados pueden imponerse de la solicitud y en su caso, formular observaciones.

El contenido de la publicación deberá contener: Nº de solicitud, fecha de presentación de la solicitud, Nº/s de la/s prioridad/es, fecha de las mismas, país de las prioridad/es, nombre completo y apellido del solicitante, domicilio del inventor, Nº de matrícula del agente de la propiedad industrial autorizado, título de la invención, resumen de la invención, dibujo de la misma si hubiere.

EXAMEN DE FONDO, OBSERVACIONES Y RESOLUCIONES.

Tras la presentación de la solicitud, habiéndose superado el examen formal preliminar y con posterioridad a su publicación, previo pago de tasas, corresponde efectuar el examen de fondo. Este examen es realizado por la ANP y tiene por objeto precisar si la invención objeto de la solicitud es patentable. El examen consta de 2 etapas:

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Búsqueda de antecedente: el examinador deberá identificar, en la medida que a su juicio resulte razonable y factible, los documentos que estimen necesarios para determinar si la invención es nueva e implica actividad inventiva.

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Examen propiamente dicho: aquí el examinador debe investigar, hasta donde estime necesario y teniendo en cuenta el resultado del examen preliminar y de la búsqueda de antecedentes, si la solicitud satisface íntegramente los requisitos de fondo exigidos por ley. 58

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El examinador se encuentra facultado para requerir que el solicitante presente informes específicos relacionados con el tema de la invención a investigadores que se desempeñenen en universidades o institutos de investigación o tecnología. Por otra parte el solicitante se encuentra facultado para peticionar que la ANP autorice la realización parcial del examen de fondo en sus propias instalaciones, para la verificación de datos en laboratorios o equipos productivos. El trámite de patentamiento no puede perdurar de modo indefinido. Se considerará desistida la solicitud si transcurren 3 años desde su presentación sin que el peticionante haya abonado la tasa correspondiente al examen de fondo. El examinador como terceros se encuentran facultados para hacer observaciones; en el primero caso correrá vista al solicitante, quien cuenta con un plazo de 60 días para contestarlas, formulando aclaraciones o agregando documentación que se requiera. Los terceros sólo podrán fundar sus observaciones en que no se cumplen los requisitos legales para la concesión de la patente. Adviértase que los terceros no son parte en el trámite de concesión de la patente, a deferencia de lo que sucede en el régimen marcario. La oposición de los terceros al otorgamiento de una marca paraliza el tramite administrativo, solo podrá seguir con un pronunciamiento judicial a diferencia del régimen de patentamiento, la intervención de 3º no paraliza nunca el trámite, solo el examinador podrá incluir sus observaciones, pero también puede no hacerlo si lo considera improcedente.

Como bien dije antes, recibido el traslado, el solicitante cuenta con 60 días para contestarlo; transcurrido el mismo sin que se haya contestado, la solicitud se considera desistida.

Si, como resultado del examen de fondo, el examinador determina que la invención reúne todos los requisitos legales y reglamentarios que habilitan su patentamiento o en su caso que se hayan salvado satisfactoriamente las observaciones formuladas, elevará en el término de 10 días un informe al Comisario de Patentes con su recomendación. Si considera que se encuentran cumplidos los requisitos legales, la ANP procederá a otorgar el título. 59

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VALOR JCO DE LA CONCESION DE LA PATENTE.

“La concesión de la patente se hará si perjuicio de tercero con mejor derecho que el solicitante y sin garantía del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre el que recae”; de este modo la norma explicita un principio básico de sistema de patente: el Estado no garantiza la validez de las patentes otorgadas. De existir algún vicio originario, el acto de concesión puede ser anulado.

PUBLICIDADA DE LA CONCESION

Toda persona tiene derecho a acceder a la información relativa a una patente otorgada. Dispone el legislador que, concedida la patente debe publicarse un aviso en el Boletín de la ANP. De esta manera se cumple uno de los fines principales del régimen de patente, permitiendo la divulgación de la tecnología patentada. Asimismo, mediante esta publicación los terceros pueden imponerse de cuál es el ámbito de lo prohibido.

CONTENIDO DE LA PATENTE; PODERES DEL TITULAR

Facultades del titular de la patente

La patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

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a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente; b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular de una patente de procedimiento tendrá derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

Implica que el poder de exclusión del titular d una patente local sólo alcanza a los actos realizados o que producen efectos en nuestro país y que el poder de exclusión del titular de una patente extranjera no alcanza a los actos realizados en nuestro país.

EXCEPCIONES A LA PATENTE

Al establecerse una excepción, se declara lícita la realización de ciertas conductas realizadas por terceros que, de otro modo, constituirían violaciones a la patente. Cada excepción consagra una causa de justificación, en virtud de la cual no resulta lícito invadir, en la medida que la excepción lo permite, el ámbito de actuación exclusiva del titular de la patente. También existen límites a las excepciones que pueden restringir las patentes. Una primera barrera se encuentra en el art. 17 de la CN. Se trata, sin embargo, de un estándar demasiado vago, que puede prestarse a las interpretaciones más dispares. El tratado de TRIPs , pues autoriza además, explícitamente la previsión legal de excepciones a los poderes del titular de la patente, en la medida que se respeten los siguientes recaudos:

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deben ser limitadas.

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No deben impedir de modo injustificado la explotación normal de la patente.

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No deben causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente.

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Deben tenerse en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Cada una de estas excepciones presentan aspectos específicos en cuanto a su regulación, lo cual, es menester predicar 2 notas comunes a ellas:

a) Operan automáticas. No están sujetas a declaración alguna de la autoridad. b) El titular de la patente no tiene derecho a remuneración por los usos legítimos.

EXCEPCION DE INVESTIGACION

Ahora bien, según la ley de patente, el derecho que confiere aquella no producirá efecto alguno contra; 1 tercero que , en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científicas o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use u proceso igual al patentado… Se regula, así la llamada “excepción de experimentación”, la cual se encuentra sujeta a los siguientes requisitos:

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La actividad debe desarrollarse en un ámbito privado o académico.

-

La actividad no debe “ “

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Debe tratarse de una actividad de investigación científica o tecnológica.

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Debe consistir en una actividad meramente experimental, de ensayo o de enseñanza.

con fines comerciales directos.

PREPARACION DE MEDICAMENTOS.

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El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra…A) la preparación de medicamentos realizada en forma habitual por profesiones habilitados y por unidad en ejecución de una receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados…

De este modo, se justifica, para ciertos casos, la preparación de medicamentos. Esta conducta sólo resultará lícita si se cumple los siguientes requisitos: -

Preparación del medicamento por el mismo legitimado, que debe ser un profesional habilitado.

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La preparación sólo puede realizarse “en ejecución de una receta médica”

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Elaboración por unidad. La norma no justifica la fabricación de medicamentos realizada en serie.

AGOTAMIENTO DEL DERECHO

Dispone la norma: “el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra….cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado, una vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Por ende el titular del derecho de intelectual no puede ejercer el ius excluendi respecto de los actos posteriores que se realicen con relación a ese producto que él ya ha puesto en el comercio. Nuestra legislación ha optado por el sistema del agotamiento internacional, es decir, el derecho se agota tanto si el producto ha sido puesto en el comercio en nuestro país como en el extranjero. Como consecuencia de esta excepción el titular de la patente se ve impedido de ejercer de la facultad de ius prohibendi respecto del producto que ha sido lícitamente comercializado, ya sea en nuestro país o en el extranjero.

Ahora bien, cuando es lícita la puesta en el comercio? Hay que distinguir 2 supuestos en función del lugar en el que se ah efectuado la comercialización:

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a) Puesta en el comercio en nuestro país. En este caso, basta con que el acto sea lícito para que el derecho sobre el producto introducido en el comercio se agote, es decir será un acto realizado por el titular de la patente, o por un 3º autorizado por él. En los 2 casos, en definitiva, se trata de un acto consentido por el titular de la patente. También se produce el agotamiento si el producto ha sido introducido en el comercio por el beneficiario de una licencia obligatoria local.

c) Puesta en el comercio en el extranjero: El derecho del titular de una patente local también puede agotarse mediante la introducción en el comercio de un producto en el extranjero. Al igual que lo que sucede con el agotamiento interno, la excepción rige si el producto ha sido introducido en e comercio por el titular de la patente o con su consentimiento, en la medida que el país en el se produjo la primera venta también exista una patente vigente que lo tenga como titular.

Lo cierto es que nuestra ley no requiere explícitamente la voluntad del titular de la patente, sino sólo que la comercialización sea lícita.

PROTECCION DE LA PATENTE

En el derecho argentino, el titular de la patente o de un modelo de utilidad se encuentra protegido tanto civil como penalmente.

Protección penal:

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El art 75 de la LP contiene el tipo básico de la tutela penal, proclamando:” La defraudación de los derechos del inventor será reputada delito de falsificación y castigada con prisión de 6 meses”. El plazo de prescripción es de 3 años.

Además el art. 76 de la LP ….establece: “surgirá la misa pena del art anterior el que a sabiendas, sin perjuicio de los derechos conferidos a terceros por la presente ley: a) produzca o haga producir, uno o más objeto en violación de los derechos del titular de la patente o del modelo de utilidad. b) El que importe, venda, ponga en venta o comercialice o exponga o introduzca en el territorio de la REP ARG uno o más objetos en violación de los derechos del titular de la patente o del modelo de utilidad.

Agravantes: -se eleva la pena al que fuera socio mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o sus causahabientes y que usurpe o divulgue el invento aún no protegido. -el que corrompiendo al socio, mandatario, etc. obtuvieran la revelación del invento. -el que viole la obligación del secreto impuesto en esta ley. Estos delitos prescriben a los 4 años.

Protección civil: El titular de la patente de invención y su licenciatario o del modelo de utilidad, podrán ejercer acciones civiles para que sea prohibida la continuación de la explotación ilícita y para obtener la reparación del perjuicio sufrido.

Responsabilidad civil

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El titular de la patente y sus licenciatarios están facultados para reclamar el resarcimiento por los daños causados por una explotación ilícita. La antijuricidad consistirá en la infracción a la patente o al modelo de utilidad. En cuanto al factor de atribución, la responsabilidad es subjetiva. A los efectos de determinar el monto del resarcimiento, la jurisprudencia ha declarado que debe tenerse en consideración la naturaleza del invento, el valor que reviste en el mercado y el tiempo transcurrido en el uso indebido por parte del demando.

PRESCRIPCION

Debe acudirse al Código Civil a los efectos de determinar la prescripción. En este caso, la responsabilidad civil, que tendrá carácter extracontractual, es de 2 años.

COMPETENCIA

Serán competentes para entender en los juicios civiles, que seguirán el trámite de juicio ordinario, los jueces federales en lo civil y comercial y en las acciones penales, que seguirá el trámite de juicio correccional, los jueces federales en lo criminal y correccional.

LICENCIAS OBLIGATORIAS

Se trata de licencias otorgadas por la autoridad competente, sin contar con la conformidad del titular, o incluso contra su voluntad, en virtud de alguna causa prevista en la ley, a solicitud del interesado en ser licenciatario. La licencia obligatoria es una alternativa menos drástica que la caducidad de la patente, a trabéis de la cual el derecho de explotación exclusiva del titular se transforma en un derecho a percibir una contraprestación por parte del licenciatario.

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Causas que justifican el licenciamiento obligatorio:

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falta de explotación;

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prácticas anticompetitivas;

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emergencias sanitarias o de seguridad nacional;

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dependencia de patentes.

Las causas de licenciamiento obligatorio deben interpretarse en forma restrictiva. La regla es que el titular de la patente, en pleno ejercicio de su autonomía de voluntad, está facultado para decidir si quiere licenciar la patente, con quién ha de hacerlo y en qué condiciones.

EXTINCIÓN DE LA PATENTE

Las patentes y los certificados de utilidad caducarán en los siguientes casos:

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al vencimiento de su vigencia

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Por renuncia del titular. La renuncia no podrá afectar derechos de 3º.

-

Por no cubrir el pago de tasas anuales de mantenimiento al que estén sujetos, salvo que el pago no se haya efectuado por causa de fuerza mayor.

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Cuando concedido el uso a un tercero no se explotara la invención en un plazo de 2 años por causas imputables al titular de la patente.

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO

La LP establece que la patente dura 20 años, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva.

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Los efectos de la patente en cambio, recién se producen a partir de su concesión. Sólo a partir de entonces el titular podrá ejercer sus poderes de exclusión. Entonces durante el lapso que media entre la presentación de la solicitud y su otorgamiento, la invención es libremente explotable por terceros. Nuestra ley no reconoce ningún tipo de provisional. En suma; el titular del derecho sólo gozará de la explotación exclusiva de la invención desde que le sea concedido el derecho y hasta que se cumpla el plazo de duración de la patente. Cumplido el plazo de 20 años, el invento ingresa al “dominio público”, se trata de un modo automático de extinción. Por último el plazo es improrrogable.

NULIDAD

La ley adopta una fórmula amplia con respecto a las causas de nulidad de las patentes y modelos de utilidad, prescribiendo que serán nulos “cuando se hayan otorgado en contravención

las

disposiciones de esta ley. El legislador argentino ha optado por no enumerar las causas de nulidad de las patentes, dejando así margen para que se le declare en todo caso en haya sido otorgadas en contradicción al ordenamiento jco. Causas de nulidad: -

Incumplimiento de los requisitos objetivos de patentabilidad (falta de novedad, altura inventiva, o aplicabilidad industrial) , creaciones que no se consideran invenciones, invenciones no patentables, descripción insuficiente, titular sin derecho a la patente ( 3º con mejor derecho).

Por supuesto, la causa debe consistir en un vicio originario, los defectos sobrevivientes, en su caso, podrán justificar la extinción de la patente por caducidad.

NULIDAD TOTAL Y PARCIAL

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N. Parcial: si las causas de nulidad afectaron sólo a una parte de la patente o del modelo de utilidad. Se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquella. La nulidad parcial de la patente o del certificado del modelo de utilidad no afectará su validez en la medida que las reivindicaciones no afectadas puedan constituir el objeto de una patente o modelo de utilidad independiente.

En cuánto a la legitimación activa se adopta un criterio amplio, en términos generales, se encuentran legitimados para accionar el competidor del titular de la patente, el supuesto infractor de la patente formalmente válida, el licenciatario, etc. Asimismo en cuánto a la legitimación pasiva, la acción de nulidad debe articularse contra el titular actual de la patente. La acción de nulidad, si se trata de una nulidad absoluta, ha sido considerada imprescriptible, teniendo en cuenta el interés público involucrado en la materia.

EFECTOS

Para que la nulidad o caducidad surtan efectos de someter al dominio público el invento, tanto la nulidad o caducidad operan de pleno derecho, es decir no será necesaria una declaración de nulidad. Entonces operada la nulidad de la patente, la invención que constituye su objeto pasa a ser libremente explotable.

RENUNCIA

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Como ocurre, por regla, con los derechos patrimoniales en Gral. La patente es renunciable. Esta renuncia puede ser total o parcial. La ley no establece forma alguna con respecto a este acto jco., por lo que rige plenamente la forma libre. Renunciado el derecho, el invento ingresa al “dominio público” con efectos ex –nunca desde el acto de renuncia. En caso de cotitularidad de la patente, la renuncia se deberá hacer en conjunto. Pero si sólo uno de los cotitulares renuncia, el o los cotitulares no renunciantes acrecen proporcionalmente. La renuncia nunca podrá afectar los derechos de 3º.

CADUCIDAD POR NO EXPLOTACION

La patente también se extingue si, otorgada una licencia obligatoria, la invención no es explotada durante 2 años. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de 2 años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

Requisitos:

a) Ejercicio abusivo o irregular de una patente. Por Ej. Si la invención patentada no es explotada o si el titular de la patente se vale de ella para realizar prácticas anticompetitivas. b) Otorgamiento previo de una licencia obligatoria. c) No explotación de la invención durante 2 años, contados desde el otorgamiento de la licencia obligatoria. Si fuesen varias, desde el otorgamiento de la primera.

No caduca la patente si su no explotación ha sido motivada por una causa no imputable a su titular, o si se han efectuado preparativos efectivos y serios para explotarla y no se logro su explotación.

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Explotación: BASTA CON LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO EN EL PAIS PARA EVITAR, ASI, LOS EFECTOS NEGATIVOS DERIVADOS DE SU INCUMPLIMIENTO.

EFECTOS

Producida la caducidad, cesa el monopolio legal que implica la patente y por ende, cualquiera puede explotar la invención que se encontraba patentada. Dicho efecto se produce al incumplimiento del plazo de 2 años y opera automáticamente.

CADUCIDAD POR FALTA DE PAGO DE LAS TASAS.

Las patentes y los modelos de utilidad caducan si el titular no paga las tasas anuales de mantenimiento. La caducidad opera cuando han transcurrido 180 días desde el vencimiento de la obligación. El titular de la patente sólo puede evitar el efecto extintivo si medió caso fortuito o fuerza mayor, cuya prueba corre a su cargo. La caducidad debe ser inscripta en el Registro de Patentes otorgadas del INPI.

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