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• Marilyn Franchesca García Anchante

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

DERECHO

LAS INVENCIONES LAS INVENCIONES, PATENTES DE INVENCIÓN, MARCO LEGAL E IMPORTANCIA.

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

“Año de la universalización de la salud”

TEMA: Semana 3 del syllabus: “Las invenciones”. FACULTAD: Derecho y Ciencia Política. CURSO: Derecho de la Propiedad Industrial. CICLO: IX DOCENTE: Dr. Deiver Vilcherrez Vilela. ALUMNOS INTEGRANTES: a. DANIEL GALLARDO FLORES [email protected] b. LOURDES BARCENES RODRIGUEZ [email protected] FECHA: 16 de agosto de 2020

INDICE

I.

INVENCIONES

2

CONCEPTO DE INVENCIÓN

2

I.1.1.

DEFINICIÓN

2

I.1.2.

ETIMOLOGÍA

2

I.1.3.

REQUISITOS

3

I.2.

TRATADOS INTERNACIONALES

I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.3.

3

CONVENIO DE PARÍS 3 TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES 3 TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR ARREGLO DE LA HAYA 4 ARREGLO DE NIZA 4

PRINCIPIOS 5

I.3.1.

PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL

I.3.2.

PRINCIPIO DE TRATAMIENTO UNIONISTA

I.4.

4

5 5

LEGISLACIÓN5

I.4.1.

NORMALES SUPRANACIONALES

I.4.2.

TRATADOS INTERNACIONALES PARA TODOS LOS ESTADOS 6

I.4.3.

NORMAS NACIONALES 8

I.5.

IMPORTANCIA

I.6.

TIPOS 9

5

8

I.6.1.

PATENTE 9

I.6.2.

MODELOS DE UTILIDAD 9

I.6.3.

DISEÑOS INDUSTRIALES

I.6.4.

ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

I.7.

10

PATENTES DE INVENCIÓN 11

I.7.1.

DERECHO DE PATENTES

13

I.7.2.

PATENTE DE PRODUCTO

15

I.7.3.

PATENTE DE PROCEDIMIENTO16

I.8.

10

MATERIALES NO PANTABLES

16

I.9. IMPORTANCIA DE LA CORRECTA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO 17 I.10. NULIDAD DE PATENTA

JURISPRUDENCIA

20

CONCLUSIONES

31

18

WEBGRAFÍA 32

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INTRODUCCIÓN Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos del mundo entero no han dejado de inventar. De hecho, la mayoría de las cosas que ahora nos rodean fueron inventadas por alguien en el pasado. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a utilizarlas que a menudo no las consideramos como invenciones. El derecho, como todos sabemos, busca regular mediante normas y otras herramientas, las relaciones jurídicas entre las personas, sus derechos y sus obligaciones. Por ende, por simple razonamiento, nosotros podemos afirmar que una persona cuyo mérito ha sido inventar algo que servirá a más personas, se vuelve merecedor de algún beneficio. Al desarrollar o crear esa solución a algún fenómeno o necesidad humana, este sujeto a creado una invención. La cual, como toda figura en el derecho, necesita ser protegida. La protección de la que hablamos es la conocida patente, la cual desarrollaremos de la mano con la invención para entender la necesidad que existe de proteger y atribuirle derechos al autor de dicha invención, tanto para estar protegido en el mercado como en sus futuras relaciones contractuales. Una patente convierte una idea en ingresos. Por eso es tan importante proteger jurídicamente las invenciones y promover, además, cuestiones relacionadas con la Propiedad Intelectual, pues hace que el negocio sea más fuerte y competitivo

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I. INVENCIONES I.1. CONCEPTO DE INVENCIÓN I.1.1. DEFINICIÓN: Una invención es toda solución a un problema técnico existente, es decir, es la aplicación puesta en práctica de una idea para resolver un problema en cualquier campo de la tecnología. Una invención puede ser un producto (herramienta, dispositivo, aparato), un sistema, una composición o un procedimiento. No es lo mismo que un descubrimiento, que consiste en algo que ya existía pero que no se había descubierto. Las invenciones se protegen a través de las patentes de invención. Al igual que las invenciones pueden dar lugar a descubrimientos, un descubrimiento también puede dar lugar a una invención. Por ejemplo, el descubrimiento de Benjamin Franklin de los efectos eléctricos de los relámpagos lo llevó a inventar el pararrayos alrededor de 1752. Esta invención se sigue utilizando en la actualidad y ha mejorado mucho la seguridad en los edificios durante las tormentas Para la enciclopedia jurídica una invención es una tecnología que reúne las condiciones de ser novedosa, susceptible de aplicación económica y ser el resultado de una creación intelectual que permite llegar a resultados que no estaban previamente al alcance de técnicos o profesionales con un nivel actualizado de conocimientos dentro de la disciplina a la que corresponda tal nueva tecnología. Puede consistir en un nuevo producto o en un nuevo procedimiento. Para Wikipedia, Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. I.1.2. ETIMOLOGÍA: La palabra "invención" viene del latín inventio y significa "acción y efecto de venir una idea". Sus componentes léxicos son: el prefijo in- (hacia dentro), 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA ventus (venido), más el sufijo -ción (acción y efecto). Ver: prefijos, sufijos, otras raíces latinas, inventar, inventario y también intervención. I.1.3. REQUISITOS: Una invención, para ser considerada como tal y poder ser objeto de una patente, debe cumplir con tres requisitos indispensables, los cuales son: a. Novedad: Implica que la invención no haya sido divulgada o dada a conocer bajo ninguna forma. b. Nivel inventivo: Implica que la invención no sea obvia ni evidente para una persona con conocimientos de la materia. c. Aplicación industrial: Implica que la invención debe ser susceptible de fabricación o reproducción de forma industrial. I.2. TRATADOS INTERNACIONALES I.2.1. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países. Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes. I.2.2. TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) tiene por objeto armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionados con las solicitudes de patentes y las patentes nacionales y regionales para facilitar la labor a los usuarios. Con la importante salvedad de los requisitos relativos a la fecha de presentación, el PLT establece una lista máxima de los requisitos que podrán solicitar las oficinas de las Partes 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Contratantes. Así pues, dichas Partes Contratantes serán libres de establecer requisitos más flexibles desde el punto de vista de los solicitantes y los titulares, pero no podrán crear obligaciones que superen el máximo establecido. I.2.3. TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) es un arreglo particular adoptado en virtud del Convenio de Berna que trata de la protección de las obras y los derechos de sus autores en el entorno digital. Además de los derechos reconocidos en el Convenio de Berna, se conceden determinados derechos económicos. El Tratado también se ocupa de dos objetos de protección por derecho de autor: i) los programas de computadora, con independencia de su modo o forma de expresión, y ii) las compilaciones de datos u otros materiales ("bases de datos"). I.2.4. ARREGLO DE LA HAYA RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES El Arreglo de La Haya rige el registro internacional de dibujos y modelos industriales Adoptado en 1925, el Arreglo establece un sistema internacional –el Sistema de La Haya– que permite conceder protección a los dibujos y modelos industriales en varios países o regiones con un mínimo de formalidades. El Arreglo de La Haya también simplifica la gestión de los registros de dibujos o modelos, pues posibilita inscribir modificaciones

subsiguientes

y

renovar

el

registro

internacional

realizando un único trámite. I.2.5. ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS El Arreglo de Niza establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio (la Clasificación de Niza). En los documentos y publicaciones 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA oficiales correspondientes al registro de la marca, las oficinas de marcas de

los

Estados

Contratantes

deben

indicar

los

números

correspondientes a las clases de la Clasificación en las cuales se incluyan los productos y servicios que sean objeto del registro. I.3. PRINCIPIOS I.3.1. PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL (ART 2 CUP) -

No discriminación con extranjeros.

-

No necesidad de reciprocidad.

-

En relación a las leyes, no tratados internacionales o bilaterales.

-

Excepción: normas de procedimiento, normas de representación administrativa. I.3.2. PRINCIPIO DE TRATAMIENTO UNIONISTA

-

Conjunto básico de derechos de un beneficiario del convenio a) Derecho de prioridad b) Denegación o cancelación por restricciones en la venta c) Plazo de gracia d) Licencias obligatorias

-

Se deja a los estados miembros en libertad para excluir algunos sectores tecnológicos, de proteger todas las categorías de invenciones, de regular los requisitos, el contenido y el plazo de duración de la patente. I.4. LEGISLACIÓN

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se encuentra normada por el Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y sus modificatorias o sustitutorias. Su marco legal aplicable está contenido en la siguiente normativa:

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA I.4.1. NORMAS SUPRANACIONALES a) Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial/Comisión de la Comunidad Andina. Publicada el 1 de diciembre de 2000. Regula el otorgamiento de marcas, patentes y demás derechos de Propiedad Intelectual en la Comunidad. b) Decisión 632

Aclaración del segundo párrafo del artículo 266º de la Decisión 486/Comisión de la Comunidad Andina. Publicada el 6 de abril de 2006. Establece plazos durante los cuales no autorizará a un tercero sin el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, para que comercialice un producto con base en tales datos. c) Decisión 689 Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486, para permitir el desarrollo y profundización de los derechos de propiedad industrial a través de la normativa interna de los países miembros/Comisión de la Comunidad Andina. Publicada el 13 de agosto de 2008. d) Decisión 345

Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales / Comisión de la Comunidad Andina. Publicada el 29 de octubre de 1993. e) Decisión 291

Régimen Común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías/Comisión de la Comunidad Andina. Publicada el 5 de abril de 1991. I.4.2. TRATADOS INTERNACIONALES PARA TODOS LOS ESTADOS a) Convenio de Paris El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos 6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. b) Tratado de Budapest Tratado

sobre

el

Reconocimiento

Internacional

del

Depósito

de

Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, Adoptado

en 1977.

aborda

un

aspecto

específico

del

procedimiento

internacional en materia de patentes: los microorganismos. Todos los Estados que forman parte en el Tratado deben reconocer, a los fines de los procedimientos en materia de patentes, el depósito de microorganismos ante una autoridad internacional de depósito, con independencia de dónde se encuentre dicha autoridad. c)  PCT

Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT)/Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de la solicitud "internacional" de patente. Pueden presentar dicha solicitud los nacionales o residentes de los Estados contratantes del PCT. Por lo general, el trámite de presentación se cumple ante la oficina nacional de patentes del Estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a elección de este, ante la Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra d) Convenio UPOV Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de la Obtenciones Vegetales. Protege a las obtenciones vegetales, semillas para simplicar, mediante un derecho de propiedad intelectual, así como el proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales con miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA I.4.3. NORMAS NACIONALES a)  Decreto Legislativo N° 1033 Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 2008. b) Decreto Legislativo N°1075 Publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008. Regula aspectos complementarios de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. I.5. IMPORTANCIA El principal atributo que concede una patente, a su titular, es la “exclusividad”, es decir, la capacidad de excluir a terceros de la explotación y beneficios de una invención. En otras palabras, faculta a dicho titular, a ejercer el derecho de uso o “monopolio” temporal de la invención. No obstante, una patente representa un medio para un fin. Esto quiere decir que un inventor, investigador, empresa, universidad u otro interesado solicitará una patente, no por el simple hecho de obtenerla, sino porque a través de la obtención de este título de propiedad, busca conseguir un objetivo más avanzado. Si bien los objetivos que se persiguen podrían variar en función a las características y expectativas del solicitante (por ejemplo: mejorar en los rankings universitarios, obtener reconocimiento o reputación, impedir la copia del producto, entre otros), en su mayoría estos se relacionan con la búsqueda de la recuperación de la inversión que se ha destinado durante la concepción y desarrollo de la invención que se desea proteger. Precisamente, una patente le da la oportunidad a su titular de incrementar las posibilidades de recuperar la inversión efectuada en una invención protegida y, en menor tiempo, al que tomaría si la invención no fuese protegida. Otro aspecto o beneficio de gran relevancia de las patentes está en la capacidad de ejercer efectivamente la protección y exclusividad de una invención frente a un uso o potencial uso no autorizado de la misma. De esta 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA manera, en el Perú, el sistema de patentes le permite, al titular de este derecho, iniciar una acción por infracción ante el Indecopi en la medida que detecte, considere y justifique que un tercero viene explotando sin autorización la invención protegida (ya sea comercializando, produciendo, negociando, entre otros). Frente a ello, el Indecopi podrá ordenar el detenimiento de la infracción e imponer las sanciones/multas que el caso amerite, conforme a ley. I.6. TIPOS I.6.1. PATENTE Es el privilegio que concede el Estado a una persona física o moral para producir o utilizar en forma exclusiva una invención en territorio nacional. Una Patente de Invención es un derecho exclusivo que concede el Estado al creador de una invención, por el cual se impide a terceros no autorizados realizar actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente o producto obtenido directamente por medio del procedimiento objeto de la patente. Este derecho es territorial, es decir que la protección sólo alcanza el territorio del Estado que ha concedido la patente, y temporal por un período de 20 años desde la solicitud de la patente. I.6.2. MODELO DE UTILIDAD Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, forma, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Un modelo de utilidad es un derecho de exclusividad de uso y explotación, durante un período de tiempo limitado, que se le da al titular de una invención de bajo valor creativo o innovación. Es una figura que se ha creado para poder fomentar la innovación y proteger los derechos de los inventores de pequeñas innovaciones o mejoras a

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA productos ya creados. Sus inventores no podrían acceder a patentes por lo que se ha buscado una forma más sencilla, fácil y limitada para protegerlos. Debido a lo anterior, a veces de denomina a los modelos de utilidad como “pequeñas patentes” o “patentes de corto plazo”. I.6.3. DISEÑOS INDUSTRIALES Hacen referencia al aspecto ornamental y estético de los artículos de utilidad, puede ser tanto la forma, como el modelo o el color del artículo. Debe poder ser reproducido por medios industriales. Su duración 5 años renovables por periodos iguales hasta un máximo de 25 años. La única condición en Perú para que un diseño industrial sea protegido es la novedad, es decir que se diferencie claramente de un producto de su misma clase o similares, no es considerado nuevo el diseño que presente diferencias secundarias que puedan causar confusión frente a diseños anteriores. Esta novedad se evalúa con respecto a las creaciones a nivel mundial. Para determinar en qué clase se encuentra el diseño industrial que se pretende proteger se debe utilizar la clasificación de Locarno, que es una información dividida en clases de productos, para designarlas se utilizan un par de números y éstas a su vez se dividen en subclases de productos más específicos que utilizan la misma codificación. a. Dibujos industriales Es la combinación de figuras, líneas, o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que proporcionan un aspecto peculiar y propio b. Modelos industriales Toda forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. I.6.4. ESQUEMAS

DE

TRAZADO

DE

CIRCUITOS

INTEGRADOS

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Se entiende por Circuito integrado el Producto, en su forma final o intermedia, de cuyos elementos, al menos uno es activo y alguna o todas las interconexiones forman parte del cuerpo o la superficie de una pieza de material, y que se destina a realizar una función electrónica. Por su parte el Esquema de trazado es la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, al menos uno de los cuales es activo, e interconexiones de un Circuito Integrado, así como esta disposición tridimensional preparada para un circuito integrado por fabricar. La única condición para el registro de un Esquema de Trazado es la originalidad, es decir que resulte del esfuerzo intelectual propio de su diseñador y no sea corriente en el sector de la industria de los Circuitos Integrados. I.7. PATENTES DE INVENCIÓN En la mayor parte de las leyes de protección de las invenciones no se define concretamente lo que es una invención. No obstante, en algunos países se define el término invención como toda nueva solución a un problema técnico. Puede tratarse de un problema que lleve planteándose bastantes años o de un nuevo problema, pero la solución, para poder ser considerada una invención, debe ser nueva. El mero hecho de descubrir algo que ya exista en la naturaleza no será generalmente suficiente para que pueda considerarse como una invención, sino que su creación debe ser fruto de una proporción adecuada de ingenio y creatividad e inventiva humanos. Pero las invenciones no han de ser necesariamente complejas desde el punto de vista técnico. El simple imperdible o alfiler de gancho fue una invención que permitió solucionar un problema “técnico”. Las patentes, también conocidas con el nombre de patentes de invención, son el medio más generalizado que existe para proteger invenciones técnicas. El sistema de patentes está concebido para contribuir a fomentar la innovación y la transferencia y difusión de tecnología, en interés los inventores, los usuarios de las invenciones y el público en general.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Por decirlo llanamente, una vez que un Estado o una oficina regional que actúa en nombre de varios Estados conceden una patente, su titular tiene derecho a impedir que terceros exploten por medios comerciales la invención durante un plazo limitado, que suele ser de 20 años. Para obtener protección, el solicitante de la patente debe divulgar la invención, y sus derechos solo pueden hacerse valer en el territorio en el que ha sido concedida la patente. Al otorgar un derecho exclusive, las patentes constituyen un incentivo, en la medida en que ofrecen al inventor reconocimiento por su creatividad y retribución material por su invención comercial. Dichos incentivos impulsan la innovación, que, a su vez, contribuye a mejorar la calidad de vida. A cambio de gozar de un derecho exclusivo, el inventor debe divulgar debidamente al público la invención patentada, de suerte que terceros puedan acceder al nuevo conocimiento propiciando la aparición de nuevas innovaciones. Así, la divulgación de la invención es una consideración esencial en todo procedimiento de concesión de patentes. En el término “patente” también está implícito el documento emitido por la correspondiente autoridad gubernamental en esa esfera. A los fines de obtener una patente de invención, el inventor, o, con frecuencia, su empleador, debe presentar una solicitud ante la oficina nacional o regional de patentes pertinente. En la solicitud, el solicitante debe describir la invención con todo detalle y compararla con anteriores tecnologías existentes en ese mismo campo para demostrar que es nueva. No todas las invenciones son patentables. Por lo general, en las leyes de patentes se exige que la invención cumpla las siguientes condiciones, conocidas con el nombre de requisitos o condiciones de patentabilidad: • Materia patentable: La invención debe cumplir el requisito de lo que se considera materia patentable conforme a la normativa del país, que varía de un caso a otro. En muchos países no se consideran patentables las teorías científicas, los métodos matemáticos, las variedades vegetales y animales, los 12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA descubrimientos de sustancias naturales, los métodos de tratamiento médico (en oposición a los productos médicos) y toda invención cuya explotación comercial se considere necesario impedir a los fines de proteger el orden público, las buenas costumbres y la salud pública. • Aplicación industrial (Utilidad): La invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible de aplicación industrial, de una u otra índole. • Novedad: En la invención debe observarse una nueva característica hasta el momento no conocida en el cuerpo de conocimientos (lo que se conoce como estado de la técnica) en el campo técnico de que se trate. • Actividad inventiva (No evidencia): En la invención debe observarse lo que se ha venido a llamar actividad inventiva, a saber, algo que no pueda ser deducido por una persona con conocimientos generales en el campo técnico de que se trate. • Divulgación de la invención: La invención debe divulgarse de manera clara y completa en la solicitud para que una persona versada en la materia (una persona experta en el campo de la tecnología en cuestión). Los requisitos de novedad y actividad inventiva deben cumplirse en una fecha determinada, por lo general, la fecha en la que se presente la solicitud. En el Convenio de París se contempla una excepción a esa norma, a saber, el llamado derecho de prioridad, contemplado en el Convenio de París. I.7.1. DERECHO DE PATENTES Esta rama del ordenamiento jurídico regula la relación que se produce entre los inventores —individual o colectivamente organizados— y la sociedad con el objetivo de encuadrar los intereses de ambas partes, que no son siempre coincidentes. En efecto, los inventores o las compañías para las que investigan desean obtener una compensación sobre sus hallazgos, que en ciertos casos pueden tener importancia excepcional, por ejemplo, en el campo de la salud, al proporcionar medicamentos antes desconocidos para dolorosas enfermedades. El Estado, por su parte, tiene interés en que esos inventos se sigan produciendo, sea con inversión privada o pública, pero la protección que otorga no debe traspasar ciertos límites temporales para que ella no sea excesivamente 13

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA onerosa. Estos intereses que se enfrentan o pueden entrar en conflicto son propios de la naturaleza y características del derecho de patentes. La función principal del derecho de patentes es impulsar el progreso técnicoindustrial, razón por la cual el Estado concede privilegios temporales a los inventores. Esta posición difiere de aquella que encuentra la razón de ser de esta rama del ordenamiento jurídico en garantizar la propiedad del inventor y los derechos que de ello se derivan. Y ello se explica por el momento histórico en que tuvieron nacimiento las primeras leyes de patentes, cuando se privilegiaba el derecho de propiedad como consecuencia de la revolución burguesa triunfante en la Francia de finales del siglo XVIII. No es que ahora se desconozcan los derechos del inventor sobre su obra, sino que esa no es la finalidad fundamental en esta rama del derecho. Hay que puntualizar que las patentes se conceden no solo por el simple hecho de su invención, sino por la comunicación que hace el titular de la misma a la sociedad, pues la describe en una forma tal que otros técnicos la pueden entender y poner en práctica. Por tanto, dicha protección se otorga no necesariamente al primero que realizó la invención, sino al primero que la comunica a la oficina correspondiente. Los principios informadores del derecho de patentes para promover el progreso de la técnica industrial son los siguientes: a) la promoción del aumento de los conocimientos técnicos industriales en la sociedad; b) la conservación y publicidad de los mismos, pues no es posible la existencia de esta rama si no se ha establecido un registro o archivo donde se conservan y pueden consultarse las descripciones que se hacen de los inventos; y c) finalmente, el estímulo para la puesta en explotación de los inventos. La difusión que se hace de ellos tiene por finalidad que los investigadores los tengan en cuenta para permitirles enfrentarse a problemas no resueltos, pero también facilitar su puesta en práctica y su explotación en beneficio de la sociedad (Bercovitz, 1967, p. 121). Estos principios, como veremos, que son teóricamente impecables, han recibido con el paso de los años influencias diversas de las naciones más poderosas y de las grandes corporaciones, que los han limitado. Así, pues, si bien su 14

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA formulación ha tenido idealmente una gran influencia, su aplicación no equilibrada en el tiempo ha dado lugar a arduos debates. Más allá de esas controversias, el derecho de patentes persigue impulsar el progreso tecnológico dentro de un mercado en el cual sea posible la existencia de la competencia económica. Y ello se concreta cuando el inventor entrega la descripción de su invención a una oficina administrativa (en el Perú, el Indecopi), con el fin de que pueda ser conocida por terceros. A cambio de ello, el Estado le concede al titular un derecho exclusivo a explotar esa invención y a comercializar su resultado por un plazo que suele ser de veinte años (artículo 50 de la decisión 486) contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Asimismo, el Estado concede esa exclusiva porque, luego de haber dado a conocer su invención, otros investigadores la podrán emplear para sus tareas, ya que puede resolver un problema técnico de gran beneficio para la comunidad y, finalmente, porque al vencerse el plazo de exclusiva, la invención se convertirá de conocimiento general y de dominio público. Para entender a cabalidad la importancia y finalidad del derecho de patentes hay que recordar el papel central que en las sociedades contemporáneas más avanzadas tienen la investigación y la tecnología, las que solo puede llevarse exitosamente a cabo en un determinado contexto cultural, económico y jurídico. Debe, en primer término, existir una valoración por lo nuevo, producto del cambio en los usos y costumbres, y desde el punto de vista jurídico, un conjunto de normas que permitan una retribución económica adecuada a las inversiones realizadas para hacer posible la investigación y, finalmente, un goce pacífico que permita el uso exclusivo de los resultados de la misma. I.7.2. PATENTE DE PRODUCTO La patente de un producto es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología, susceptible de ser explotado comercialmente por un período limitado de tiempo, a cambio de la divulgación de la invención.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA La patente tiene como resultado una entidad física (un aparato) o una sustancia (una molécula). Por ejemplo, como patente de producto podemos señalar el aeroplano de los hermanos Wright, la bombilla incandescente de Edison, entre otros, asimismo, como patente de producto de una sustancia podemos mencionar la aspirina, el prozar, etc. I.7.3. PATENTE DE PROCEDIMIENTO Un procedimiento se refiere a cualquier sistema de producción, de elaboración. En este caso, la patente tiene por objeto el modo para obtener un resultado a través de una sucesión de operaciones. Por ejemplo, se puede proteger el procedimiento para obtener biocombustible a partir de algas marinas. En nuestro país, una misma solicitud de patente puede versar sobre un producto y su procedimiento de la elaboración. Mediante esta clase de patente, también conocida en general como patente de procedimiento simple, se concede el derecho de exclusiva sólo sobre el procedimiento patentado, que queda así excluido del dominio público. En consecuencia, los terceros pueden obtener un producto dotado de las mismas características que el resultante de la aplicación del procedimiento patentado, con tal que no se utilice dicho procedimiento. Si se protege, además, el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado, se trata entonces de una patente de procedimiento semi-reforzada. Y se considera que hay patente de procedimiento reforzada si, además, la concesión de la patente incluye la siguiente presunción favorable a su titular: todo producto o sustancia de las mismas características, se supone, salvo prueba en contrario, que ha sido obtenido por el procedimiento patentado. I.8. MATERIALES NO PATENTABLES Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación. Las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales. I.9. IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE PATENTES a. EL DOCUMENTO TÉNICO El documento técnico de una solicitud de patente, ya sea relativa a patente de invención o a patente de modelo de utilidad, constituye aquel documento en donde un inventor o solicitante describe de manera detallada las características técnicas de la invención que desea proteger, siguiendo una estructura determinada. b. VENTAJAS DE UNA ÓPTIMA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO 1. Evita que una solicitud de patente sea rechazada por el examinador de patentes por falta de suficiencia, claridad o soporte. 2. Permite que el alcance de la protección sea el que realmente corresponde a la invención desarrollada, de acuerdo con las características técnicas esenciales que se aportan al estado de la técnica y que cumplan con los requisitos de patentabilidad. 17

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 3. Permite superar objeciones realizadas por el examinador de patentes, sin incurrir en ampliaciones a la divulgación de la solicitud de patente inicial. 4. Permite que terceros interesados obtengan un claro entendimiento de la materia protegida. c. VENTAJAS DE LA NFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DOCUMENTO TÉCNICO En comparación con otras fuentes de información tecnológica, los documentos técnicos contenidos tanto, en las solicitudes de patente como en las patentes de invención y modelos de utilidad, ya otorgadas, poseen importantes ventajas: • Constituyen el medio de divulgación tecnológica más actualizado, con información técnica de las diversas tecnologías. • Describen una invención de manera clara y completa, puesto que la protección que otorga la patente se basa en lo que está descrito en la misma. • Contienen información técnica, real, útil y prácticas. • Los documentos de patentes son accesibles, en su gran mayoría, de manera gratuita en bases de datos disponibles en Internet. • Los documentos de patentes siempre se encuentran acompañados de la información relativa al inventor, y al solicitante o titular, lo cual es importante desde el punto de vista comercial, ya que permite localizar suministradores de tecnología, para posibles licencias, hacer seguimiento a competidores o identificar mercados. • Constituyen documentos de diferentes campos tecnológicos clasificados por las distintas oficinas de patentes, según la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), lo cual facilita su búsqueda y recuperación. • Los documentos técnicos de los diversos países mantienen una estructura uniforme, lo que permite extraer y analizar información clasificada de manera más sencilla. I.10.

NULIDAD DE PATENTE

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Una patente podrá ser revocada o anulada únicamente sobre la base de las razones que hubieran justificado el rechazo de su otorgamiento. Sin embargo, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías podrá anular una patente otorgada cuando se haya incurrido en fraude, falsa representación o conducta inequitativa." A. REQUISITOS DE NULIDAD La solicitud debe ser formulada por escrito ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. El escrito debe contener: a) La identificación correcta del certificado o título materia de la nulidad y denominación del elemento de propiedad industrial objeto de la nulidad. b) La identificación del domicilio en el que se va a notificar al Titular; c) el nombre y domicilio de la persona que presenta la nulidad; d) poder que acredite la representación que se invoca; e) los fundamentos en que se sustenta la nulidad; f) el ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer; y g) La indicación del día de pago y el número de constancia de pago de la tasa correspondiente.

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JURISPRUDENCIA EXPEDIENTE N.º 002064-2014/DIN RESOLUCIÓN N. ª 000051-2019/CIN-INDECOPI Lima, 02 de abril de 2019 MODALIDAD: PATENTE DE INVENCIÓN SOLICITANTE: ALMIRALL, S.A. OPOSITOR: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS NACIONALES – ADIFAN SUMILLA: SOLICITUD DENEGADA – FALTA DE NIVEL INVENTIVO 1. ANTECEDENTES Mediante expediente Nº 002064-2014/DIN, iniciado el 21 de noviembre de 2014 por ALMIRALL, S.A. de España (en adelante, Almirall), se ha tramitado en fase nacional PCT la solicitud de patente de invención para "NUEVA FORMA DE DOSIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE ABEDITEROL", C.I.P.8 A61K 9/14; A61K 31/4706; A61K 9/00; A61P 11/08; A61P 11/06, cuyos inventores son Sandrine ALLAIN RUIZ, Beatriz SEOANE NUNEZ y Gonzalo DE MIQUEL SERRA; la que, de acuerdo con el petitorio, corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2013/061181 del 30 de mayo de 2013, que reivindica prioridades de fechas 31 de mayo de 2012 y 15 de junio de 2012. Contra esta solicitud, formuló oposición ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS NACIONALES - ADIFAN de Perú (en adelante, Adifan). 2. FUNDAMENTOS DE LAS PARTES 2.1. Argumentos de la oposición Mediante escrito de fecha 28 de abril de 2015, Adifan formuló oposición a la presente solicitud de registro, señalando que la invención no es patentable al estar referida a un método terapéutico y describir usos, así como que no cumple con los requisitos 20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA de claridad, novedad y nivel inventivo, contraviniendo lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, la Decisión 486). A mayor abundamiento, indica que las reivindicaciones 24 y 25 describen métodos terapéuticos, las reivindicaciones 26 a 28 describen usos y que las reivindicaciones 1 a 23 no son claras. De otro lado, señala que los documentos WO 2008/095720 A1 publicado el 14 de agosto del 2008 (en adelante, D1), WO 2010/072354 A1 publicado el 01 de julio del 2010 (en adelante, D2) y WO 2010/094484 A1 publicado el 26 de agosto del 2010 (en adelante, D3), les restan novedad y nivel inventivo a las reivindicaciones 1 a 23. 2.2. Contestación a la oposición Mediante escrito de fecha 06 de octubre de 2015, Almirall dio respuesta a la oposición formulada por Adifan, procediendo a presentar argumentos y un pliego reivindicatorio modificado. Con relación a la novedad, señala que en el documento D1 no hay una descripción explicita de una dosis nominal de la base libre de abediterol, ni que los rangos de valores de base libre señalados en D1 sean similares a los solicitados mediante la reivindicación 1. En relación a D2, señala que solo existe una referencia en dicho documento de una dosis unitaria, pero que sus ejemplos no señalan formulaciones de polvo seco. Asimismo, con relación a D3, señala que existe solo una referencia en dicho documento a una dosis nominal, pero que ésta no encaja dentro del rango de la reivindicación 1. Respecto al nivel inventivo, señala que en los documentos D1 a D3, no hay nada que sugiera que una dosis nominal de una medida equivalente a 1,25 µg ±35% o 2,5 ± 15 µg de base libre de abediterol administrada con un inhalador Genuair sea efectiva y que fuera a tener un efecto mejorado en la FEV1 al compararlo con dosis elevadas de salbutamol o idacaterol. 3. ANÁLISIS DE LO ACTUADO 3.1. Normatividad aplicable De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486, los Países Miembros “(…) otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” 21

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Por su parte, el artículo 16 de la Decisión 486 establece que “(…) una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.” Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCAN) se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia interpretativa al afirmar que “Para la aplicación de este concepto es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento” El artículo 18 de la Decisión 486 establece que “(…) se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Así, “(…) se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.”2, conforme a lo establecido por el TJCAN. El artículo 19 de la Decisión 486 establece que “(…) se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” El artículo 42 de la Decisión 486 establece que “(…) dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención; y que, a solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.” 22

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA El artículo 43 de la Decisión 486 establece que “(…) si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente; y que, a solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.” Finalmente, el artículo 45 de la Decisión 486 establece que “(…) si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación; y que este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales”. Asimismo, señala que “(…) cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.” 3.2. Examen de patentabilidad Mediante proveído de fecha 15 de octubre de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso que se emitiera el informe técnico correspondiente de conformidad con las funciones conferidas por el artículo 44.3 literal b) del Decreto Legislativo N.º 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual3. Asimismo, se dejó constancia que, conforme a ley, la valoración final de los medios probatorios presentados por las partes sería efectuada al momento de resolver. Mediante Examen de Patentabilidad VDG 031-2018, que corre de fojas 248 a 267 del expediente, se analizó la patentabilidad de la materia cuya protección es solicitada, tomándose en consideración el pliego de veintitrés (23) reivindicaciones presentado el 06 de octubre de 2015, determinándose lo siguiente:

-

Las reivindicaciones 1 a 23 definen productos, por lo que las objeciones relacionadas a que definen métodos terapéuticos y/o describen usos no afectan a las reivindicaciones.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA -

Las reivindicaciones 1 a 23 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. Al respecto, se indicó lo siguiente:  La reivindicación 1 se refiere a una composición farmacéutica en forma de polvo seco para inhalación, caracterizada en términos de la dosis nominal de abediterol (como base libre) proporcionada por el inhalador Genuair® (es decir, por accionamiento). Cabe preciar que la caracterización de una formulación farmacéutica solamente en términos de la dosis nominal de un compuesto activo proporcionada por accionamiento no define claramente la materia solicitada a protección, puesto que omite a los auxiliares de formulación que representan sus características técnicas distintivas en las cuales radicaría el efecto técnico sorprendente de la invención. En todo caso, al omitirse la declaración de los auxiliares de formulación, el efecto técnico causado por la dosis es atribuible exclusivamente a la naturaleza del compuesto activo, pero no a la de la formulación cuya protección se está solicitando. En ese sentido, la materia solicitada a protección equivale a definir solamente las dosis del compuesto activo. Por tanto, la reivindicación 1 no es clara.  Las reivindicaciones 2 a 7 figuran como dependientes de la cuestionada reivindicación 1, por lo cual tampoco son claras. Además, también se refieren a composiciones farmacéuticas en forma de polvos secos para inhalación caracterizadas solamente en los cuestionados términos de dosis nominales de abediterol (como base libre) por accionamiento del inhalador Genuair®. Además, las reivindicaciones 2, 4 y 6 contienen los términos opcionales “preferiblemente” y “más preferiblemente” que no limitan el ámbito más amplio a las opciones de dosis proporcionadas después de los términos citados. La reivindicación 4 describe el valor de 0,71 microgramos como límite inferior del intervalo de dosis más amplio, el cual es inferior a 0,81 microgramos (menos 35% de la dosis nominal de 1,25 microgramos de la reivindicación 1). En ese sentido, el cuestionado valor de 0,71 microgramos resta claridad a la reivindicación 4. De manera similar, la reivindicación 5 describe el valor de 1,95 microgramos como límite inferior del intervalo de dosificación, el cual es inferior a 2,13 microgramos (menos 15% de la dosis nominal de 2,5 24

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA microgramos de la reivindicación 1). En ese sentido, el cuestionado valor de 1,95 microgramos resta claridad a la reivindicación 5. Asimismo, la reivindicación 6 describe intervalos de dosis inferiores a 0,81 microgramos (menos 35% de la dosis nominal de 1,25 microgramos de la reivindicación 1), por lo cual no es clara. Finalmente, la reivindicación 7 describe un intervalo de dosis (de 0,85 a 1,15 microgramos) que son inferiores a la dosis nominal de 1,25 microgramos de la reivindicación 1, por lo cual no es clara. 

Las reivindicaciones dependientes 8 a 23 se refieren a opciones preferidas de las cuestionadas reivindicaciones 1 a 7, por lo cual tampoco son claras. Asimismo,

las

reivindicaciones

19

a

23

contienen

el

término

“aproximadamente”, el cual hace impreciso a los valores a los cuales preceden, el término en cuestión resta claridad a las reivindicaciones citadas.  Con relación a la oposición formulada contra la claridad, la opositora considera que las composiciones farmacéuticas de la solicitud están descritas en función de la dosis obtenida luego de la inhalación, la cual no constituye una característica técnica de la formulación. En ese aspecto, cabe señalar que, si bien la dosis nominal proporcionada es una característica técnica válida para definir una formulación, dicha característica por sí sola no define claramente a la formulación que se pretende proteger, en virtud de lo expuesto en el presente examen. Por tanto, la objeción formulada por la opositora contra la claridad afecta las reivindicaciones 1 a 23.

-

Sin perjuicio de lo anterior, se adelantó opinión sobre el cumplimiento del requisito de novedad establecido por el artículo 16 de la Decisión 486:  Si en la formulación en forma de polvo seco para inhalación de la presente solicitud, la sal de abediterol es napadisilato, y el excipiente inerte farmacéuticamente aceptable es lactosa, se obtiene las composiciones reveladas en los ejemplos de formulación 1 a 5 revelados en D1.  La composición farmacéutica de la presente solicitud es una formulación de polvo seco para inhalación, por lo que en este aspecto difiere de las formulaciones para nebulización reveladas en los ejemplos de formulación 1 y 2 de D2, y las formulaciones en aerosol (que comprenden propelente) para inhaladores de dosis medida (MDI) reveladas en los ejemplos de formulación 3 y 4 de D2.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  La formulación en forma de polvo seco para inhalación comprende abediterol o una sal de este, por lo que de acuerdo con la presente solicitud no se encuentra anticipada por D3, puesto que D3 no revela ninguna realización preferida de formulación con abediterol.  Por lo tanto, en el supuesto que las reivindicaciones 1 a 23 hubiesen sido claras, no cumplirían con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486, toda vez que el documento D1 citado por la opositora afecta la novedad.

-

Asimismo, se adelantó opinión sobre el cumplimiento del requisito de nivel inventivo establecido por el artículo 18 de la Decisión 486:  En vista que la formulación en polvo seco para inhalación de abediterol de la presente solicitud no es novedosa, no existe ninguna característica técnica distintiva en la cual radique efecto técnico sorprendente, mejorado o inesperado. Por otra parte, cabe precisar que los documentos D1, D2 y D3 enseñan la

formulación

de

abediterol

y

sus

sales

(heminapadisilato,

mononapadisilato, mesilato) como composiciones en polvo seco para inhalación, utilizando preferentemente lactosa como portador, y más preferentemente alfa–lactosa monohidrato cristalino según D1 y D3. Además, enseñan que la formulación en polvo seco para inhalación puede ser acondicionada en dispositivos como Genuair® (también conocido como Novolizer SD2FL). Asimismo, D1 enseña que el rango de dosis efectiva se encuentra entre 1 µg y 2000 µg por día, mientras D3 enseña que la dosis nominal medida por inhalación es menor que 5 µg, por ejemplo, menor que 3 µg e incluso menor de 1 µg. En todo caso, cabe precisar que la broncodilatación sostenida en pacientes con asma es un efecto directamente atribuible al compuesto activo abediterol, pero no a la formulación en polvo seco para inhalación, independientemente de la dosis proporcionada por el inhalador Genuair®.  Por todo lo expuesto, la composición farmacéutica en forma de polvo seco

para

inhalación

que

comprende

abediterol

o

una

sal

farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la presente solicitud, se deriva de manera obvia a partir de las enseñanzas de cada uno de los antecedentes D1, D2 y D3  Por lo tanto, en el supuesto que las reivindicaciones 1 a 23 fuesen claras, no cumplirían con el requisito de nivel inventivo establecido en el 26

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA artículo 18 de la Decisión 486, toda vez que los documentos D1, D2 y D3 citados por la opositora afectan el nivel inventivo. Mediante proveído de fecha 10 de octubre de 2018, se notificó a Almirall el Examen de Patentabilidad mencionado para que procediera a formular los descargos que estimase pertinentes, ello en arreglo a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486, sobre notificación de exámenes, en mérito de lo cual presentó un escrito con fecha 13 de febrero de 2019, adjuntando argumentos, así como un nuevo pliego de veintiocho (28) reivindicaciones, lo cual ha sido materia de análisis en la fecha, determinándose lo siguiente:

-

Las nuevas reivindicaciones 1 a 28 definen productos, por lo que las objeciones relacionadas a que definen métodos terapéuticos y/o describen usos no afectan a las reivindicaciones.

-

Las nuevas reivindicaciones 1 a 28 cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. Al respecto, se observa que la opositora considera que las composiciones farmacéuticas de la solicitud están descritas en función de la dosis obtenida luego de la inhalación, y que ello no constituye una característica técnica de la formulación. En ese aspecto, cabe señalar que la composición farmacéutica en forma de polvo seco para inhalación de la presente solicitud no está definida solamente por la dosis nominal de abediterol proporcionada, sino también por la razón en peso de abediterol a excipiente inerte, en virtud de las modificaciones realizadas en la nueva reivindicación 1. En consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1 a 28 son claras, concisas y se encuentran sustentadas en la descripción. Por tanto, la objeción formulada por la opositora Adifan contra la claridad no afecta a las nuevas reivindicaciones.

-

Las nuevas reivindicaciones 1 a 28 cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486. Al respecto, cabe reiterar que la dosis de abediterol proporcionada por cada accionamiento del inhalador Genuair® no será tomada en cuenta como una característica de la formulación para efectos del presente análisis, en virtud de lo adelantado en el examen de patentabilidad VDG 031–2018. Dicho ello, se debe señalar lo siguiente:  La composición farmacéutica en forma de polvo seco para inhalación de la presente solicitud se caracteriza porque la razón en peso de abediterol a excipiente inerte es de 1:1000 a 1:40000, por lo que en ese aspecto difiere de las composiciones reveladas en los ejemplos de formulación 1 a 5 del documento D1 en las cuales la razón en peso de 27

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA abediterol a excipiente inerte (lactosa) es de 1:125 (ejemplo de formulación 1) y 1:200 (ejemplos de formulación 2 a 5). Asimismo, la composición farmacéutica en forma de polvo seco para inhalación que comprende abediterol o una sal del mismo de acuerdo con la presente solicitud no se encuentra anticipado por los antecedentes D2 y D3 en virtud de lo adelantado en el examen de patentabilidad VDG 031–2018.  Por tanto, la objeción formulada por la opositora Adifan contra la novedad no afecta a las nuevas reivindicaciones.

-

Las nuevas reivindicaciones 1 a 28 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 en virtud de lo siguiente:  El documento D1 revela formulaciones en polvo seco para inhalación que comprenden una sal (napadisilato) de abediterol y un excipiente inerte, al igual que la presente solicitud. La característica distintiva de las formulaciones de la presente solicitud respecto a las formulaciones de D1 radica en la relación ponderal entre abediterol y excipiente inerte, que en la presente solicitud es de 1:1000 a 1:40000. Sin embargo, a la luz de lo revelado en la descripción, no es posible determinar el efecto técnico atribuible a la relación ponderal entre abediterol y excipiente inerte en la presente solicitud. En ese sentido, el problema a resolver en vista de D1 (antecedente más cercano) consiste en proveer formulaciones alternativas en polvo seco para inhalación comprendiendo abediterol o una sal del mismo, útiles en el tratamiento de enfermedades respiratorias. El segundo párrafo de la página 18 de la descripción revela que la razón en peso entre las partículas de lactosa y abediterol dependerá del dispositivo inhalador utilizado. En ese sentido, la determinación de la relación ponderal entre las partículas de excipiente inerte y abediterol no implica despliegue de actividad inventiva, puesto que representa una actividad rutinaria que forma parte de las habilidades de un normalmente versado en el campo galénico. Por otra parte, los efectos broncodilatadores superiores a los producidos por salbutamol con la administración de 1,25 µg y 2,5 µg de abediterol, y al producido por 150 µg de indacaterol con la administración de 2,5 µg de abediterol, son directamente atribuibles al compuesto activo abediterol, pero no a sus formulaciones en polvo seco para inhalación, independientemente de las dosis del compuesto activo 28

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA proporcionadas por el inhalador Genuair®, tal como se adelantó en el examen de patentabilidad VDG 031–2018.  En respuesta a la oposición formulada contra la presente solicitud, Almirall argumentó que la identificación de la dosis más efectiva de un medicamento inhalado es una tarea compleja, sin embargo, el descubrimiento del efecto broncodilatador atribuible a dichas dosis de abediterol no implica que dicho efecto sea producto de la actividad innovadora humana, sino que resulta por ensayo y error de un compuesto ya conocido. En este aspecto, en el examen de patentabilidad VDG 031–2018 se adelantó que D1 enseñaba que el rango de dosis efectiva de abediterol se encontraba entre 1 µg y 2000 µg por día, mientras D3 enseña que la dosis nominal medida por inhalación es menor que 5 µg, por ejemplo, menor que 3 µg e incluso menor que 1 µg. También se adelantó que D1, D2 y D3 enseñaban que las formulaciones en polvo seco para inhalación podían ser acondicionadas en dispositivos como Genuair® (también conocido como Novolizer SD2FL), y que las composiciones en polvo seco para inhalación utilizaban preferentemente lactosa como portador.  Por lo expuesto, se estima que la composición farmacéutica en polvo seco para inhalación de la presente solicitud, en la cual la razón en peso de abediterol a excipiente inerte es de 1:1000 a 1:40000, carece de efecto técnico sorprendente, mejorado o inesperado; por lo cual resulta una alternativa arbitraria que se deriva de las enseñanzas de D1, solo o en combinación con D2 o D3.  Por lo antes expuesto, los antecedentes D1, D2 y D3 citados por la opositora afectan el nivel inventivo de las nuevas reivindicaciones 1 a 28, en virtud de lo expuesto en el presente análisis y lo adelantado en el examen de patentabilidad VDG 031–2018. Por lo indicado precedentemente, y conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Decisión 486, se pasó el expediente a resolver, de acuerdo con el Acta del 29 de marzo de 2019. 3.3. Conclusión del análisis Atendiendo al análisis efectuado y a lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, se determina que las reivindicaciones 1 a 28 no cumple con el requisito de nivel

29

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA inventivo, establecido en el artículo 18 de la Decisión 486, motivo por el cual no procede acceder a la protección legal de lo solicitado. Asimismo, corresponde declarar infundados los argumentos de la oposición formulada por Adifan relacionados a que la invención constituye un método terapéutico y/o describe usos, así como los relacionados a que la invención no es clara y que carece de novedad; sin embargo, corresponde declarar fundado el argumento de la oposición relacionado a que la invención carece de nivel inventivo. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 42.2 literal b) y 42.3 literal b) del Decreto Legislativo N.º 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 4. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PRIMERO: Declarar INFUNDADOS los argumentos de la oposición formulada por ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS NACIONALES relacionados a que la invención constituye un método terapéutico y/o describe usos, así como que la invención no es clara y carece de novedad SEGUNDO: Declarar FUNDADO el argumento de la oposición formulada por ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS NACIONALES relacionado a que la invención carece de nivel inventivo. TERCERO: Por las razones expuestas, DENEGAR lo solicitado por ALMIRALL, S.A. de España Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Manuel Javier Castro Calderón, Patricia Aparicio Zúñiga, Melisa Guevara Paredes y Alessandra Silvana Quiñonez Zumaeta.

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CONCLUSIONES a. La patente es un título de propiedad otorgado por el gobierno de un país. Que da a su titular el derecho de explotar e impedir temporalmente a otros la fabricación, venta o utilización comercial de la invención protegida. b. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Es decir, una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre un producto o un proceso que, por lo general, ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Para obtener una patente, hay que presentar una solicitud en la que se divulgue públicamente información técnica acerca de la invención. c. El titular de una patente tiene derecho a decidir quién puede utilizar la invención patentada durante el período de protección. Dicho de otro modo, la protección por patente significa que una invención no se puede producir, usar ni distribuir con fines comerciales, ni tampoco vender, sin que medie el consentimiento del titular de la patente. d. La finalidad del sistema de patentes es la protección de la propiedad intelectual del inventor, cuyo fin será la posibilidad de explotación económica del invento. Cabe aclarar que esta explotación se encuentra limitada tanto en el tiempo como en el espacio, es decir que la duración no es vitalicia sino acotada y solo podrá aplicarse dentro del territorio

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

WEBGRAFÍA 

“INDECOPI”-

Visualizado

de

la

siguiente

URL:

https://www.indecopi.gob.pe/indecopi 

“PATENTES DE INVENCION”- INDECOPI. Visualizado de la siguiente URL: https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/5918/2.%20Patentes %20de%20invenci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y



“GUIA

PARA

LA

PATENTES”.

REDACCION

DE

Visualizado

DOCUMENTOS

de

la

TECNICOS

siguiente

DE URL:

https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/6473/guia%20para %20la%20redaccion%20de%20documentos%20tecnicos%20de %20patentes2.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

“PREGUNTAS FRECUENTES: PATENTES”- OMPI. Visualizado de la siguiente URL: https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html



“PREGUNTAS FRECUENTES: PATENTES”- INDECOPI. Visualizado de la siguiente

URL:

https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-

tecnologias/preguntas-frecuentes1 

“LEGISLACIÓN”-

INDECOPI.

Visualizado

de

la

siguiente

URL:

https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/legislacion 

“REDACCIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE UNA PATENTE”. Visualizado de

la

siguiente

URL:

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/204647/03.Jueves_Inventor_27-08-2015.pdf/8744f092-2c6c-48b2-90c5-e8f51f6d2814 

“LA INNOVACIÓN Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL”- OMPI. Visualizado de la

siguiente

URL:

https://www.wipo.int/ip-

outreach/es/ipday/2017/innovation_and_intellectual_property.html 

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO DE PATENTES EN LOS TRATADOS

INTERNACIONALES”.

Visualizado

de

la

siguiente

URL:https://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_05/Mo dulos/Mod8Epo_02.pdf 

“PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Visualizado de la siguiente URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf 32